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PROPIEDAD INTELECTUAL

La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca

Por Enrique García-Chamón Cervera

Presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y Tribunal de Marca Comunitaria.

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I) INTRODUCCIÓN

Hemos de partir de que se ha infringido el ius prohibendi reconocido al titular de una marca en los artículos 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas -EDL 2001/44999- (en lo sucesivo, LM), respecto de las marcas españolas y, 9.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria -EDL 2009/18907- (en adelante, RMC), respecto de las marcas comunitarias.

Las acciones de las que puede valerse el titular de la marca lesionada se contienen con carácter indicativo y no exhaustivo en los artículos 41 y siguientes LM -EDL 2001/44999-. Estas acciones pueden ser ejercitadas tanto por el titular de la marca española como también por el titular de la marca comunitaria al remitirse los artículos 14.1, 101.2 y 102.2 del RMC -EDL 2009/18907- a la legislación del Estado miembro donde se hubieran cometido los actos de violación.

Entre las acciones civiles relacionadas en el artículo 41.1 destaca la prevista en el apartado c) la relativa a la "indemnización de los daños y perjuicios sufridos" desarrollada en los preceptos siguientes.

La regulación de la acción indemnizatoria fue objeto de una reforma introducida por la Ley 19/2006, de 5 de junio -EDL 2006/64759- (BOE 6 de junio de 2006) que incorporó a nuestro Ordenamiento la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respecto de los derechos de la propiedad intelectual -EDL 2004/44566- (DOUE 30 de abril de 2004) cuyo objetivo era la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros "para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior." En el Considerando 26 de la referida Directiva se señala también que uno de sus objetivos "no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo..." Además, el artículo 3 de la Directiva impone a los Estados miembros que las medidas, procedimientos y recursos "sean justos y equitativos...serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios..." constituyendo criterios interpretativos de nuestra legislación interna.

II) LEGITIMACIÓN

1. Legitimación activa

Están legitimados para instar la acción indemnizatoria los titulares de las marcas (artículo 41.1 LM -EDL 2001/44999-) y también los licenciatarios en los términos fijados en el artículo 124 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes -EDL 1986/9781-, al que se remite la Disposición adicional primera de la LM -EDL 2001/44999- y, en los términos fijados en el artículo 22 RMC -EDL 2009/18907- para las marcas comunitarias.

No es posible que el titular de la marca y un licenciatario exclusivo promuevan conjuntamente un litigio para exigir una indemnización para cada uno de ellos al considerarse perjudicados por igual porque daría lugar a una duplicidad indemnizatoria injustificada.

En el caso de cotitularidad de una marca cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos (artículos 46 LM -EDL 2001/44999- y 16 RMC -EDL 2009/18907-).

En el caso de que el titular de una marca inste la acción indemnizatoria por la infracción de su marca (por ejemplo, signo distintivo incorporado al envase que contiene el producto) y, a su vez, solicite la declaración de la realización de un acto de competencia desleal (por ejemplo: acto de confusión al presentar el envase una composición de colores idéntica a la del titular de la marca) podría dar lugar a una duplicidad indemnizatoria al estar en presencia de dos ilícitos que sancionan dos conductas distintas (infracción marcaria del signo distintivo y acto de confusión del envase) que afectan a bienes distintos: de un lado, el ius prohibendi del titular de una marca y, de otro lado, el correcto funcionamiento del mercado.

2. Legitimación pasiva

El sujeto pasivo frente al que se ejercita la acción indemnizatoria es el tercero que, sin estar autorizado por el titular de la marca, utiliza en el tráfico económico un signo infractor.

La cuestión relativa a si este tercero infractor puede ser el titular de una marca posterior confusoria con la del titular de la marca anterior ha sido resuelta, al menos, en el ámbito de la marca comunitaria, en sentido afirmativo por la reciente STJUE de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11), sin que aún existan pronunciamientos judiciales acerca de si es posible extender esta misma conclusión al conflicto entre marcas españolas.

La relación de sujetos pasivos no se agota con los anteriores pues existen otros infractores de las marcas donde la cuestión suscitada no es la similitud o la disparidad de los signos y de los productos o servicios que designan porque no existe ninguna duda sobre la absoluta y plena identidad de ambos términos objeto de comparación. Nos estamos refiriendo a los casos de excepción al agotamiento de las marcas por importaciones paralelas en el ámbito territorial de la Unión Europea (artículos 36.2 LM -2001/44999- y 13.2 RMC -EDL 2009/18907-) y de determinadas infracciones del contrato de licencia por parte del licenciatario (artículos 48.2 LM y 22.2 RMC).

3. Sistema de responsabilidad

El artículo 42 LM -EDL 2001/44999- viene a establecer como presupuesto exclusivamente aplicable a la acción indemnizatoria los distintos tipos de responsabilidad que caben, esto es, la subjetiva que se basa en la culpa del infractor o la objetiva que prescinde de cualquier juicio de reproche subjetivo de la conducta del infractor.

En primer lugar, se establece la responsabilidad objetiva cuando el infractor realice alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3 o bien realice cualquiera de los actos de primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados porque el artículo 42.1 LM -EDL 2001/44999- les hace responsables de los daños y perjuicios causados "en todo caso".

La conducta infractora prevista en el apartado a) se refiere a "poner el signo en los productos o en su presentación" y la del apartado f) se concreta en "poner el signo en los envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicios, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de estos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido."

Se prescinde de la culpa también en los actos de "primera comercialización", término de significado dudoso. En la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 22 de diciembre de 2009 -EDJ 2009/405303- se vino a considerar por la mayoría de la Sala que era acto de "primera comercialización" el primer eslabón de la distribución del producto o servicio que no fuera ni el fabricante ni el importador y con independencia de que el destinatario de este acto de primera comercialización fuese el consumidor o usuario final.

En segundo lugar, podemos hablar de la llamada "responsabilidad por advertencia" cuando no concurre ninguno de los casos indicados anteriormente. Se exige que el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción, advierta suficientemente de la existencia de la marca, convenientemente identificada y, de su violación, requiriéndole para el cese. Se exigen los siguientes requisitos: 1) requerimiento suficiente (por ejemplo, un burofax) que acredite la comunicación al infractor y su contenido; 2) identificación de las marcas infringidas con sus número de registro; 3) identificación de los actos de violación de la marca; 4) interpelación o conminación para que cese en la conducta infractora.

El acto de interpelación o de advertencia constituye en mora al requerido de tal manera que si persiste en la conducta infractora ya lo hace conscientemente y su responsabilidad se funda en la culpa.

En tercer lugar, una llamada responsabilidad "objetivada" se produce en los casos en que la marca infringida sea notoria o renombrada en el sentido de que no se exige en estos casos alegar ni acreditar la concurrencia de culpa por parte del infractor pues el elevado grado de conocimiento de esta clase de marcas en el mercado o en el concreto sector de la actividad económica impide que ningún competidor puede oponer su ignorancia.

En cuarto lugar, cuando no concurre ninguno de los casos anteriores la responsabilidad es subjetiva ("cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia") por lo que deberá acreditarse, normalmente mediante prueba indiciaria, que con la conducta infractora no se respetaba el canon de diligencia exigible a un "ordenado empresario". Bastará con alegar que el infractor pudo, por las circunstancias de su actividad empresarial, conocer la existencia de la marca infringida en el mercado.

III) PARTIDAS O CONCEPTOS INDEMNIZABLES

Seguidamente, abordaremos las distintas partidas o conceptos que pueden integrar la pretensión indemnizatoria deducida por el titular de la marca infringida que, de forma asistemática, se relacionan en el artículo 43 LM -EDL 2001/44999-.

1. Pérdidas sufridas

Bajo esta categoría que responde al concepto tradicional del damun emergens podemos englobar los siguientes supuestos:

En primer lugar, el llamado coste de oportunidad que vendría a identificarse con el coste de las horas que el personal del titular de la marca ha tenido que dedicar a la gestión del litigio y que de otro modo se habrían destinado a actividades productivas de la empresa (STS 20 de julio de 2006).

En segundo lugar, los llamados costes de la gestión prejudicial, entre los que cabría incluir, siempre con la correspondiente prueba documental, el requerimiento notarial de cese, incluidos los honorarios de los profesionales (abogados) que tuvieron por objeto la negociación previa al inicio del litigio.

En tercer lugar, el coste de la circularización a todos los clientes informándoles de la infracción.

En cuarto lugar, introducido tras la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 de junio -EDL 2006/64759-, los gastos de investigación (detective privado, ticket de compra de los productos identificados con los signos infractores, actas notariales donde se reflejan las páginas web del infractor) en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Ganancias dejadas de obtener

Bajo este epígrafe debemos entender incluido el llamado lucrum cessans. Sin embargo, el artículo 43 LM -EDL 2001/44999- engloba no solo la acción indemnizatoria dirigida a que el titular de la marca perciba las ganancias dejadas de obtener a causa de la violación de su derecho, sino también supuestos de enriquecimiento sin causa lícita fundados en las condictio por intromisión en las que se persigue recuperar lo que el infractor ha obtenido indebidamente tras invadir el ámbito exclusivo del derecho del titular de la marca oponible erga omnes y que no atiende a la idea de la indemnización por daño.

2.1. La indemnización mínima

A ella se refiere el artículo 43.5 LM -EDL 2001/44999- al señalar que "el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados."

Propiamente, estamos ante una presunción iuris et de iure de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en una indemnización equivalente al uno por cien de la cifra de negocios.

Hay que precisar que la cifra de negocios se limita a la correspondiente a los productos y servicios ilícitamente marcados por lo que no es admisible acudir a la cifra general que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales de la empresa demandada pues en aquélla pueden incluirse productos o servicios de la demandada que no han sido ilícitamente marcados.

Existe un concepto legal de cifra de negocios en el artículo 35.2.II del Código de comercio -EDL 1885/1-: "La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión."

El método para calcular la indemnización mínima consiste en: i) determinar el precio de venta de los productos o servicios ilícitamente marcados, una vez deducidos el IVA y las bonificaciones o reducciones; ii) determinar el número de unidades de los productos o servicios vendidos; iii) multiplicar las dos cifras anteriores; iv) a la suma obtenida se aplica el 1 por 100 y la cifra resultante será la indemnización mínima.

Esta indemnización mínima normalmente se solicita con el carácter de subsidiaria para el caso de que la cuantía indemnizatoria resultante de la aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 LM -EDL 2001/44999- no sea superior a aquélla. De ahí que el mismo artículo 43.5 LM señale que el titular de la marca podrá exigir una indemnización mayor "si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores." Esto es, si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla.

2.2. Existencia de daños y daños ex re ipsa

Una de las cuestiones controvertidas a la que ha contribuido una doctrina jurisprudencial vacilante es la de si existe necesidad por parte del titular de la marca de demostrar la existencia del daño a los efectos de interesar una indemnización superior a la mínima legal o, en todo caso, el daño es un elemento estructural inherente a la infracción de la marca que no exigiría su prueba.

Ya hemos indicado anteriormente que la dicción literal del artículo 43.5 LM -EDL 2001/44999- parece exigir al titular de la marca la prueba de que la violación le ocasionó daños o perjuicios superiores.

Como ejemplos de esta jurisprudencia contradictoria podemos señalar:

1) mantiene que el daño es una consecuencia ineludible de la infracción de la marca o ex re ipsa STS 4 marzo de 2010: "En el mismo sentido son de señalar, entre otras, la sentencia de 7 de julio de 2006, que precisó que la necesidad de probar los daños no impide considerar demostrados aquellos "que ineluctablemente derivan como consecuencia de una causa adecuada (re ipsa loquitur)"; la de 29 de octubre de 2004, según la que "no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar re ipsa el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro"; la de 1 de julio de 2005, conforme a la que "raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales". Esa doctrina - también seguida en la sentencia de 2 de marzo de 2009 y las que en ella se citan - no es más que la consecuencia de recurrir, como técnica de valoración de la prueba, a la inducción de una afirmación fáctica a partir de unos hechos probados y está regida, en el caso, por las reglas de la lógica."

2) sostiene como regla general la necesidad de la prueba del daño y, como excepción, la regla ex re ipsa (STS 31 de mayo de 2010): "La doctrina expuesta es también aplicable en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2000 -EDJ 2000/22066-; 15 de octubre de 2001; 3 de febrero de 2003 -EDJ 2003/1547-, 23 de septiembre de 2003 -EDJ 2003/105057- y 29 de septiembre de 2003 -EDJ 2003/110429-), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2000 -EDJ 2000/5723- y 25 de octubre de 2002 -EDJ 2002/44492-. La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones - SS., entre otras, 23 de febrero de 1999, 21 de noviembre de 2000, 10 de octubre de 2001, 3 de febrero de 2004-, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2005), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" ( SS. 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.

En resumen, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba."

3) considera que la opción por el perjudicado del criterio de la regalía hipotética exime de la carga de la prueba del daño: STS de 18 de noviembre de 2010 -EDJ 2010/253922-: "Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética - reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.988- responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción - " manifesta non egent probatione " -." En la misma línea la STS de 24 de octubre de 2012 -EDJ 2012/270025- que aunque referida a patentes es extensible a las marcas declara: "La propia Ley de Patentes -EDL 1986/9781- viene a consagrar indirectamente tal principio cuando establece un mecanismo alternativo de indemnización que resuelve el problema nacido en aquellos supuestos en que el titular de la patente o del modelo de utilidad no puede aportar pruebas que demuestren el alcance de las ganancias que dejó de percibir o los beneficios que la infracción proporcionó al infractor, y así el artículo 66.2.c) permite cuantificar la ganancia dejada de obtener "por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho"."

En cualquier caso, el daño se entiende existente desde el momento en que el perjudicado y el infractor concurren actual o potencialmente en el mercado; por el contrario, no habrá daño, a pesar de la infracción de la marca, si el titular de ésta no realiza ninguna actividad económica en el mercado.

2.3. Consecuencias económicas negativas

Si el titular de la marca lesionada pretende una indemnización superior a la mínima puede optar por cualquiera de los criterios "para fijar la indemnización de daños y perjuicios" contenidos en el artículo 43.2 LM -EDL 2001/44999-. En este precepto, siguiendo con excesiva literalidad lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE -EDL 2004/44566-, distingue, de un lado, las llamadas consecuencias económicas negativas y, de otro lado, la llamada regalía hipotética.

Dentro de las consecuencias económicas negativas se incluyen los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

Propiamente, estamos en presencia del lucro cesante. El método para determinar su cuantía exigiría demostrar al actor que a partir del momento de la infracción ha experimentado un descenso importante en sus beneficios causado directamente por la conducta infractora del demandado. Sin embargo, en la práctica se parte de que las unidades de productos o servicios vendidos por el infractor lo hubieran sido por el titular de la marca y este número se multiplicará por el beneficio que el actor obtiene con la venta de sus unidades de productos y servicios. Este criterio obliga al actor a alegar y justificar cuál es el beneficio obtenido por cada unidad de producto o servicio cuyos signos distintivos han sido infringidos. Será el demandado quien deberá oponerse al referido cálculo argumentando que su actividad no tiene posibilidad de interferir total o parcialmente con la del titular de la marca o que el beneficio por unidad alegado por el perjudicado es inferior.

Este criterio de determinación de la cuantía indemnizatoria apenas se utiliza en la práctica forense, quizás porque obliga al titular de la marca a facilitar información sobre sus datos económicos que pueden llegar a ser conocidos por sus competidores.

Dentro de las consecuencias económicas negativas también puede optar el perjudicado por los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Este criterio se aleja de la indemnización o resarcimiento del daño y se aproxima a la idea del enriquecimiento sin causa lícita en la medida en que prescinde del daño causalmente provocado por la conducta infractora y lo que realmente se pretende es la restitución del beneficio ilícitamente obtenido por el infractor al invadir sin causa justificada el ámbito de exclusión del titular de la marca.

Debe precisarse que el beneficio se limita al obtenido con los productos o servicios ilícitamente marcados y no puede extenderse al beneficio obtenido por la explotación en general de la actividad de la empresa.

La determinación de la cuantía del beneficio es una cuestión controvertida. Se trata de resolver si deben deducirse del margen comercial (ingresos-gastos directos) los llamados costes estructurales, es decir, los que debe soportar la empresa incluso si está inactiva o que se generan independientemente del volumen de la producción. Viene a ser criterio común el de considerar que los costes fijos de la empresa no pueden deducirse del margen comercial porque no tienen su origen en el proceso de fabricación y venta de los productos infractores y no puede destinarse el margen comercial obtenido por el infractor para financiar los costes estructurales también utilizados para la fabricación y venta de otros productos distintos pues ello representaría privar al titular de la marca lesionada de parte del beneficio a que tiene derecho.

El método para el cálculo de este criterio de determinación de la cuantía indemnizatoria se obtiene tras las siguientes operaciones: 1) número de unidades ilícitamente marcadas por el infractor; 2) determinación del beneficio obtenido por el infractor al restar del precio de venta los gastos directos; 3) el producto derivado de la multiplicación de los factores anteriores constituye la cuantía indemnizatoria.

Este criterio de determinación de la cuantía indemnizatoria es utilizado con frecuencia en los procedimientos judiciales de infracción de marca pero tiene el grave inconveniente de que necesita de la cooperación del infractor, siempre muy renuente en la práctica, en orden a facilitar información sobre las variables necesarias para su cálculo como son el número de unidades vendidas, el precio de venta y los costes directos.

Surge la duda, si atendemos al tenor literal del artículo 43.2.a LM -EDL 2001/44999- al utilizar la conjunción copulativa "y", acerca de si es posible exigir cumulativamente los dos conceptos anteriores: de un lado, el beneficio que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la infracción y, además, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Una lectura más atenta del precepto donde trata de establecer las posibles formas de las consecuencias económicas negativas que son consecuencia de la violación señala que "entre ellas" figuran las dos ya mencionadas sin que ello habilite para la suma de ambas; de otro lado, el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48(CE) -EDL 2004/44566- se refiere a estos dos conceptos indemnizatorios como criterios posibles para determinar las consecuencias económicas negativas sin estar unidos por la partícula "y".

2.4. Regalía hipotética

Es otro de los criterios cuantificadores de la indemnización que puede elegir el perjudicado si pretende una cuantía superior a la indemnización mínima.

Se prevé en el artículo 43.2.b) LM -EDL 2001/44999- con los siguientes términos: "La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".

Tampoco atiende al daño real y efectivo sufrido por el titular de la marca lesionada sino que se aproxima a los supuestos de enriquecimiento sin causa lícita en la medida en que se dirige a la restitución al titular de lo que no ha percibido tras el acto de infracción de su marca sin perseguir resarcir o reparar el daño. Ya hemos indicado más arriba que la jurisprudencia señala que este criterio cuantificador es útil en los casos de dificultad en la prueba del daño porque prescinde de él.

En la práctica forense es un criterio cada vez más utilizado porque prescinde de la información sobre los datos económicos del titular de la marca o del infractor pero, a cambio, exige la aportación con la demanda de un informe pericial que sustente el método empleado para su cálculo.

No es necesario para la elección de este criterio cuantificador que el titular de la marca conceda habitualmente licencias porque el tenor literal del precepto legal parte de una hipótesis: el precio que hubiera satisfecho el infractor al titular en el caso de que le hubiera otorgado una licencia de su marca.

Es cierto que en los casos en los que no se ha concedido ninguna licencia por parte del titular de la marca existe un problema como es el de determinar los parámetros que permiten calcular su cuantía.

En principio, han de rechazarse los cálculos que parten de la aplicación al importe global de la venta de los productos ilícitos de un determinado porcentaje que se corresponde con el de un concreto sector económico sin ofrecer ninguna explicación sobre el método seguido para llegar a este porcentaje.

Parece más adecuado distinguir tres conceptos: 1) canon fijo de establecimiento que sería el que correspondería por incorporarse a una red de empresas dirigida por el titular de la marca que está ya consolidada en el mercado y de la que se ha aprovechado el infractor; 2) canon fijo anual con el que se contribuye a los gastos de implantación de la marca en el mercado, por ejemplo, publicidad, marketing; 3) canon variable, en atención al número de productos vendidos por el infractor.

Para dotar al método de rigor parece aconsejable utilizar la información de registros públicos (por ejemplo, registro de franquicias) de donde se puede extraer el cálculo de los distintos cánones.

En todo caso, resulta equitativo tener en cuenta el ámbito geográfico, el tipo y el número de productos ilícitamente marcados al tiempo de la infracción como criterios correctores en el cálculo de una regalía hipotética. Quiere decirse que no puede aplicarse el canon fijo de establecimiento aplicable a un Estado para toda la gama de productos del titular de la marca cuando la infracción se produce en un ámbito geográfico muy limitado, respecto de un número poco significativo de productos y en una determinada clase de la pluralidad de productos comercializados por la actora.

En la práctica se han admitido también como criterios cuantificadores de la regalía hipotética: i) la aplicación de un determinado porcentaje que se corresponde a un determinado sector que resulta de un estudio riguroso realizado por una Asociación de titulares de marcas sobre la cifra de negocios del infractor; ii) la aplicación de un porcentaje sobre la cifra de negocios del infractor que no ha sido refutado por éste durante el procedimiento; iii) la aplicación de un mínimo anual garantizado que se calcula aplicando un porcentaje del 1% sobre la cifra de negocios en España del titular de la marca.

En el caso de que el titular de la marca concediera habitualmente licencias a terceros podrán utilizarse las condiciones de estos contratos como referencia para el cálculo de la regalía hipotética.

En alguna resolución se ha tenido en consideración que no puede equipararse una licencia concedida voluntariamente a un tercero con una licencia concedida forzosamente a un infractor al no haber tenido el titular de la marca libertad para elegir a su licenciatario por lo que en estos casos está justificada una penalización que se materializa con un incremento en un 10% sobre el importe de la regalía.

3. Perjuicio causado al prestigio de la marca

Está incluido en el artículo 43.1 LM -EDL 2001/44999- como un subconcepto dentro de las "pérdidas sufridas" o daño emergente y establece como causas, sin afán exhaustivo al utilizar el término "especialmente", bien una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados, bien una presentación inadecuada de la marca en el mercado.

No es fácil determinar su significado y en muchas ocasiones se confunde con el daño moral. Se viene a considerar un plus en la infracción porque además de causar al consumidor un riesgo de confusión sobre el origen empresarial del producto, la especial forma de la infracción viene a degradar su función de determinación de alto nivel de calidad, la reputación o el goodwill que llevan aparejadas determinadas marcas.

No está vinculado automáticamente a las marcas notorias o renombradas en el sentido de que son muy conocidas en el mercado sino a las marcas que evocan a los consumidores un alto nivel de calidad.

En el artículo 43.3 LM -EDL 2001/44999- se señalan como criterios complementarios para fijar la indemnización por daños al prestigio: las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado.

Además, el daño al prestigio también figura en el artículo 43.3 LM, no como un concepto o partida autónomo de la indemnización sino como un criterio a considerar en el momento de fijar la indemnización general.

Para cuantificar este concepto se ha partido del importe destinado a la publicidad en la medida en que el coste de la actividad promocional de la marca está en relación directa con el sostenimiento de su prestigio. Seguidamente, se obtiene la media anual del gasto en publicidad durante cinco años porque es el período habitual de retorno de la inversión publicitaria y sobre esta cifra se aplica un determinado porcentaje.

4. Daño moral

Al daño moral se refiere el párrafo segundo del artículo 43.2.a) LM -EDL 2001/44999- al decir: "En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico."

De entrada, no es comprensible la ubicación sistemática de este concepto indemnizatorio pues solo aparece cuando se opta por alguno de los criterios de cuantificación incluidos en las llamadas "consecuencias económicas negativas" de tal manera que no tendría cabida incomprensiblemente en el caso de que el perjudicado optara por la regalía hipotética.

Resulta difícil delimitar el concepto de daño moral aplicado a las marcas pues no en pocas ocasiones se confunde con el daño al prestigio o a su reputación y que, ya hemos visto, se regula como un concepto indemnizatorio autónomo. En otras ocasiones se equipara con el sentimiento sufrido por el titular al ver invadido su ámbito de exclusión sin su consentimiento con lo que se corre el riesgo de aparecer el daño moral, prácticamente, en todas las infracciones marcarias. También parece claro que no es daño moral el supuesto al que así se refiere expresamente la STS de 18 de febrero de 1999 -EDJ 1999/801- ("Antoñita de Linares") y las posteriores SSTS de 23 de diciembre de 2004 y de 1 de junio de 2005 que la citan porque se refieren a personas físicas y late en todas ellas la idea de infracción del derecho al honor completamente ajeno al conflicto marcario. También se ha dicho que el daño moral no guarda relación con las marcas y que el hecho de que se incluya en la LM obedece al mimetismo extremo seguido por el legislador nacional al trasponer la Directiva 2004/48 -EDL 2004/44566- que engloba lo que en España denominamos propiedad industrial y propiedad intelectual o Derecho de autor siendo más fácil de identificar el daño moral en este último sector.

Precisamente, la enorme dificultad en su delimitación provoca que en la práctica de los Tribunales apenas sea alegado el daño moral.

5. Criterios complementarios a considerar en la cuantificación

El artículo 43.3 LM -EDL 2001/44999- expresa: "Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación." Se trata de una enumeración no taxativa al indicar "entre otras circunstancias" y todos ellas parecen referirse a criterios aumentativos de la indemnización porque se supone que el perjuicio será superior cuanto mayor sea el conocimiento por parte de los consumidores de la marca lesionada. Al contrario, podrían considerarse criterios reductores de la cuantía indemnizatoria aquellos que permitan concluir la escasa difusión en el mercado de la marca infringida.

No debe olvidarse que dentro de la relación de acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca se ha introducido en el artículo 41.1.e) LM -EDL 2001/44999- una nueva acción tras la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 de junio -EDL 2006/64759-, que afectará a la cuantía de la indemnización como es la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios y si el valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

6. Indemnización en el caso de nulidad de una marca por solicitud de mala fe

A este supuesto se refiere el artículo 54.2 LM -EDL 2001/44999- como uno de los efectos de la nulidad de la marca cuando medió mala fe en el solicitante, expresamente considerada como causa de nulidad absoluta en el artículo 51.1.b) LM. Consecuencia indemnizatoria que no está prevista para las marcas comunitarias en el RMC -EDL 2009/18907-, el cual atribuye a la OAMI la competencia para la declaración mediante acción directa de la nulidad de una marca comunitaria en la que medió mala fe del solicitante (artículo 52.1.b) RMC).

Sobre el concepto de mala fe del solicitante de la marca podemos remitirnos a la STJUE de 11 de junio de 2009 (asunto C-529/07).

No se especifican criterios para la determinación de la indemnización en este caso pero no se advierten obstáculos que impidan extender analógicamente los conceptos y partidas indemnizatorias previstas para la infracción de la marca.

IV) PRUEBA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

Con carácter previo, las normas procesales españolas son aplicables también a los procedimientos de infracción de marca comunitaria sustanciados ante los tribunales de marca comunitaria radicados en España según dispone el artículo 101.3 RMC -EDL 2009/18907-.

La cuestión relacionada con la prueba de los daños y perjuicios plantea problemas prácticos porque, de un lado, su determinación y cuantía exige la cooperación del demandado para facilitar información sobre, por ejemplo, la cifra de negocios, el número de unidades vendidas, el precio de venta y los costes directos y; de otro lado, hemos de tener presente la prohibición de las Sentencias con reserva de liquidación contenida en el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- que impide diferir su determinación a la ejecución de Sentencia salvo que se fijen claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.

Respecto de la posibilidad de exigir información al infractor, normalmente bastante renuente a cooperar, nuestra legislación procesal permite acudir a varias vías:

En primer lugar, la utilización de las Diligencias Preliminares (artículos 256 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- y 129 de la Ley de Patentes -EDL 1986/9781-) para preparar el posterior proceso declarativo que, en relación con la infracción de la propiedad intelectual, permite el interrogatorio en sede judicial de los eventuales demandados sobre determinadas circunstancias de los sujetos intervinientes en la infracción así como de las mercancías y de las sumas relacionadas con los actos ilícitos. También cabe exigir la exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros que se presuman en poder del futuro demandado. Con la información y documentación obtenidas puede preparar el actor el posterior proceso declarativo pudiendo fijar con bastante aproximación la cuantía de la indemnización. Hemos de tener en consideración las consecuencias que pueden derivarse de la negativa del requerido a aportar la documentación pues el artículo 261.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que se podrán tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante y; también cabe la adopción por el tribunal de las medidas de intervención necesarias, incluida la entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos.

En segundo lugar, puede solicitar la parte actora la prueba de exhibición de documentos por parte del demandado y, en particular, los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros según establecen los artículos 43.4 LM -EDL 2001/44999- y 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-. Una vez aportada esta documentación, con las cautelas para preservar su carácter secreto según el artículo 32 del Código de comercio -EDL 1885/1-, servirá como objeto de examen en el informe contable emitido por el perito designado judicialmente. El artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los efectos de la negativa injustificada a la exhibición y, entre ellos, destaca la posibilidad que tiene el tribunal de atribuir valor probatorio a la copia aportada por el solicitante o a la versión que del contenido del documento hubiese dado.

En ocasiones, se ha utilizado la vía de las presunciones ante la negativa del demandado a facilitar la información requerida: por ejemplo, se ha partido de la cifra de negocios general que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias del infractor y a la misma se aplica un porcentaje extraído de la proporción de los objetos ilícitamente marcados respecto del total de los que se ofrecen a la venta en la página web del infractor; también se ha utilizado la vía de extender los datos de un ejercicio a otro respecto del que no han facilitado ninguna información.

El otro problema relativo a la prueba es la dificultad en anticipar al tiempo de la demanda la cuantía de la indemnización porque ésta solo podrá fijarse durante el curso del proceso declarativo, prácticamente, en el trámite de las conclusiones orales durante el acto del juicio. Considero que en la súplica de la demanda bastaría con que se fijara cuál es el criterio de los previstos en el artículo 43.2 LM -EDL 2001/44999- que va a servir de base para cuantificar las denominadas "ganancias dejadas de obtener" cuya concreción se difiere a las conclusiones del informe pericial contable a practicar durante el curso del proceso. También entiendo admisible que el perjudicado solicite la aplicación de forma alternativa de varios de los criterios previstos en el artículo 43.2 LM, incluida también la cuantía mínima, con el objeto de reclamar aquél del que se derive una cuantía superior.

En el caso de optar por el criterio de la regalía hipotética no se necesita ninguna información previa por parte del demandado pero habrá que acompañar a la demanda un informe pericial que sustente la concreta cuantía de la indemnización. En el caso de utilizar las Diligencias Preliminares y si el perjudicado opta por un criterio cuantificador distinto del de la regalía hipotética, también deberá aportarse con la demanda un informe pericial que se basará en la documentación recabada antes de la iniciación del proceso declarativo. Por último, si no se utilizan las Diligencias Preliminares y no se opta por el criterio de la regalía hipotética, habrá que solicitar la prueba de exhibición de documentos al demandado para con la información obtenida proceder el perito designado judicialmente a elaborar su informe.

En todos los informes periciales debe tenerse presente que no pueden tomarse las cifras generales de las cuentas del infractor sino que debe hacerse un esfuerzo por diferenciar las cifras que son imputables a los productos ilícitamente marcados de los que no lo son pues solo interesan las primeras.

Se plantea el problema relacionado con la cuantificación de los daños causados durante el período comprendido entre la fecha de cierre del informe pericial y la fecha del cese efectivo del uso infractor que, en ocasiones, por la excesiva dilación del proceso, puede ser un período de tiempo muy prolongado. Puede salvarse este problema mediante la solicitud de una condena de futuro a la que se refiere el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si se concretan las bases con las que liquidar posteriormente la cuantía definitiva de la indemnización.

Resta, por último, hacer referencia a la llamada indemnización coercitiva de 600 € por día para el caso de que se condene a la cesación del uso infractor (artículo 44 LM -EDL 2001/44999-) que no es sino una aplicación a los procesos por infracción de marca de la regulación de la ejecución de pronunciamientos de condenas de no hacer prevista en los artículos 710 y 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-.

V) PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN

En cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción según dispone el artículo 45.2 LM -EDL 2001/44999- de tal manera que no podrá exigirse una indemnización por daños derivados de actos de infracción producidos más allá del plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda.

En el caso de que el sistema de responsabilidad sea el de advertencia (artículo 45.2 LM -EDL 2001/44999-), el término inicial del plazo vendrá determinado por la fecha del requerimiento al infractor siempre que se haya producido en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.


Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Derecho Mercantil", el 1 de abril de 2013.

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