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Mercantil

La reforma legal pendiente sobre la protección de los secretos comerciales

Por José Luis Casajuana Espinosa

Socio director de JL Casajuana Abogados

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I.                   Directiva (UE) 2016/943.

La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8/06/2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas concedía a los estados miembros un plazo de dos años para la transposición a sus ordenamientos nacionales. Una vez más el legislador español incumple el plazo de adecuación normativa impuesto desde Bruselas, por lo que a partir del día 9/06/2018 los preceptos de esta Directiva serán aplicables en nuestro país por su efecto directo.

La conveniencia en lograr en esta materia la armonización de nuestro ordenamiento con los del resto de estados miembros de la Unión Europea es evidente. Las empresas invierten cuantiosos recursos en generar conocimientos técnicos y recabar información útil para su actividad. Cuando ese intangible cae dentro del ámbito de las invenciones, de los diseños industriales y de los derechos de autor su protección legal queda garantizada por la normativa de Propiedad Industrial e Intelectual. No ha venido sucediendo igual respecto de los demás conocimientos, igualmente valiosos, que obtienen los operadores del mercado. La Directiva citada viene a suplir esa carencia y a poner en valor la información secreta de la empresa que le hace ganar una posición competitiva ventajosa.

El legislador comunitario tomó la iniciativa de publicar la Directiva 2016/943 precisamente para proteger esa información confidencial de manera uniforme en todo su territorio. De lo contrario se puede perjudicar la posición de los poseedores de esos secretos; porque sólo con una respuesta efectiva de todos los estados miembros se evita que los infractores se aprovechen de la revelación de  los secretos comerciales. Amparar la lícita obtención de know how para los procesos de producción y de prestación de servicios implica respaldar la investigación e innovación. Las altas instancias europeas reconocen que si no se cuenta con instrumentos eficaces de protección en toda la Unión se menoscaban los alicientes para emprender iniciativas transfronterizas en el mercado interior; con las derivaciones negativas que ello conlleva para el crecimiento económico y el empleo.

Sin embargo la Directiva deja a salvo determinados derechos y prerrogativas. No pretende mermar la movilidad de los trabajadores. A estos efectos proclama que no se podrá invocar la norma para limitar en los trabajadores el uso de la información legítimamente adquirida y aprovecharse de la experiencia ganada honestamente en su carrera profesional. Igual celo tiene la norma en no afectar negativamente a la libertad de expresión y de información. Así mismo se cuida de no interferir en la aplicación de cualquier norma que permita a las instituciones o autoridades públicas revelar información presentada por las empresas.

La preocupación del Parlamento Europeo y la Comisión en este aspecto queda en evidencia al prever (art. 18.2) que la Comisión elabore un informe antes del 9/06/2022 sobre la aplicación de la Directiva examinando, entre otros puntos, los posibles efectos sobre la movilidad de los trabajadores y el ejercicio de los derechos de expresión e información.

II.                Definición de los “secretos comerciales”.

La Directiva ha perfilado el concepto de secreto comercial incidiendo en tres elementos: i) que no sea generalmente conocido por quienes operan en el mismo círculo; ii) que tenga un valor intrínseco precisamente por ser secreto; y iii) que el poseedor del mismo haya adoptado medidas razonables para impedir su divulgación; con este último requisito queda refrendada la trascendencia de proteger la información confidencial; la proliferación de los compromisos de confidencialidad queda respaldada como una carga para quien ha obtenido un secreto comercial si desea que tenga protección legal frente a infractores.

Esta definición coincide con la contenida en el art. 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Dentro del concepto se comprenden los conocimientos técnicos para su aplicación en los procesos productivos (know how) y los demás conocimientos recabados en el seno de la empresa que resulten útiles para lograr una ventaja competitiva en el mercado.

Hasta ahora se han protegido en España los secretos de empresa en el ámbito del Derecho de la Competencia. El art. 13.1 de la Ley de Competencia Desleal considera desleal “la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente …”  Nunca hubo duda en incluir en la categoría de secretos el know how (STS de 20/07/2017 y SAP de Madrid, Secc. 28ª, de 19/12/2016). En cambio la jurisprudencia ha entendido que las listas de clientes o tarifas de precios no se consideran por sí solas secreto empresarial (SSTS 29/10/1999 y 8/10/2007 y SAP Navarra de 2/11/2016). Los conocimientos, aptitudes y contactos adquiridos en el desempeño del trabajo forman parte de su background profesional y, como regla general, no pueden constituir un secreto empresarial (SSTS de 29/05/2008 y 17/04/2009).

III.             Novedades a introducir en nuestra legislación.

La transposición de la Directiva comportará regular en nuestro Derecho determinados aspectos que hasta ahora han carecido de reglamentación. Y a veces exigirá introducir ciertas peculiaridades en el proceso judicial ciertamente novedosas. A continuación me referiré a las que considero más peculiares y relevantes.

1)      Delimitación de la ilicitud en la obtención, utilización y revelación de los secretos.

La posesión de los secretos comerciales no genera un derecho exclusivo al mismo. Cualquier tercero podrá emplear medios lícitos para alcanzar los conocimientos técnicos o prácticos que considere convenientes. A diferencia de las patentes, en los secretos no existe derecho a la exclusiva. De ahí que el art. 3 de la Directiva declare lícita la obtención de un secreto comercial mediante su descubrimiento o creación independiente; como lo es igualmente su consecución mediante prácticas comerciales leales; entre éstas se incluye cualquier estudio o práctica de ingeniería inversa a menos que exista compromiso válido en sentido contrario.

Se consideran medios ilícitos de obtención de los secretos el espionaje, el acceso no autorizado a la documentación confidencial, la apropiación de documentos o ficheros en cualquier soporte en los que se contenga la información secreta o a partir de la cual se pueda deducir, así como cualquier otra práctica comercial desleal.

La utilización o revelación de un secreto serán ilícitas tanto si se obtiene de manera ilícita como si se infringe un acuerdo que implique mantener la confidencialidad de la información recibida.

Quien acceda a una información secreta a sabiendas, o debiendo saber en ese momento, de la obtención ilícita de la misma se constituye en infractor de la información confidencial.

2)      Acciones judiciales.

La nueva norma comunitaria aborda una regulación detallada de las acciones que pueden ejercitar los perjudicados por la revelación ilícita de sus secretos comerciales. Contempla prioritariamente los medios para impedir la revelación o sus consecuencias; así el perjudicado podrá solicitar de los Tribunales el cese y la prohibición de utilizar o revelar la información confidencial; la prohibición de fabricar, comercializar o utilizar las mercancías infractoras; y la incautación o destrucción de estas mercancías infractoras o bien sacarlas del mercado mediante su entrega a instituciones benéficas.

La referencia a las “mercancías infractoras” es una novedad normativa. Con ella se dispone que la producción y la comercialización de tales mercancías constituyen en sí mismas infracción del secreto comercial con las consecuencias legales correspondientes. De esta forma se deberán aplicar a los productos obtenidos con violación de la normativa de protección de secretos las mismas pautas que rigen en el ámbito de la propiedad industrial. La vigente Ley de Patentes (art. 71.1.e) confiere acción al titular de la patente para exigir la destrucción de los productos ilícitos; la Ley de Marcas en su art. 41.1.d incluye entre las acciones del titular de una marca la de pedir la destrucción de los productos infractores o su retirada del mercado; y la Ley de Protección del Diseño Industrial hace lo propio en su art. 53.1.c contemplando la posibilidad de retirar del mercado y destruir los productos que infrinjan los derechos de un diseño protegido. La equiparación en este sentido vendrá a complementar la laguna en este sentido de la LCD; si bien es cierto que en su art. 32.1.3ª se incluye la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal no es equiparable esa mención a la concreta retirada del mercado de las mercancías infractoras por revelación de secretos. Y más aún considerando la previsión de la Directiva de ejercitar esta acción frente a terceros que no intervinieron en la revelación ilícita.

Alternativamente se prevé el ejercicio de la acción indemnizatoria de daños y perjuicios, incluyendo el lucro cesante del perjudicado, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y los daños morales. Las legislaciones nacionales habrán de contemplar la reducción de la indemnización en los supuestos en los no se actuó de forma intencionada. En todo caso la indemnización podrá ser cuantificada a tanto alzado en función de las circunstancias del caso. La Directiva acoge, como límite a la cuantificación de la indemnización, el importe de la regalía hipotética tan frecuente en el ámbito de la propiedad industrial; de forma que su cuantía no puede exceder de lo que habría tenido que pagar el infractor si el interesado hubiera pedido autorización para utilizar el secreto violado. Quizás en múltiples supuestos no sea fácilmente cuantificable ese precio teórico por licencia de uso por falta de referente en el mercado.

3)      Especialidades procesales.

Para preservar la confidencialidad de los secretos comerciales la Directiva introduce determinadas exigencias en los procesos judiciales que constituyen una cierta novedad en nuestro Derecho:

-          La Ley nacional deberá imponer a las partes, sus abogados, testigos, peritos y demás intervinientes la obligación de sigilo sobre la información secreta recabada en los procedimientos. Obligación que perdurará una vez concluido el proceso hasta tanto se dictamine por el Tribunal que no se trata de un verdadero secreto comercial o hasta que la información en cuestión pase a ser de conocimiento general.

-          Los Tribunales pueden restringir el número de personas que accedan a los secretos controvertidos en el litigio.

-          Igualmente se puede limitar el acceso de personas a las vistas en las que se saquen a la luz secretos comerciales.

-          Opción de limitar las notificaciones de la versión íntegra de las resoluciones judiciales al núcleo limitado de personas autorizadas; los Tribunales notificarían a todos los demás una versión no confidencial de la sentencia o auto, excluyendo la información confidencial.

El art. 122 de la Ley de Patentes de 24 de julio de 2015 contempla la obligación del Juzgado de garantizar la confidencialidad de la información secreta requerida a través de unas diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba; sin embargo no desciende al detalle de medidas concretas que sí contiene la Directiva ahora comentada, fiando las actuaciones a la libre decisión del juzgador.

 

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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