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PROPIEDAD INDUSTRIAL

Breve análisis de la aplicación práctica del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en base a la jurisprudencia en la materia

Por Ernesto Cebollero González

Abogado especializado en Propiedad Industrial en FJF Legal.

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Propiedad Industrial,marca registrada

Muchos y variados son los matices que determinan en última instancia que una acción por competencia desleal sea o no estimada.

En esta ocasión nos centramos en el artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero (LCD)-actos de imitación- y en concreto en su apartado segundo sobre el que a continuación tratamos de aportar una serie de pinceladas prácticas derivadas de la interpretación que del mismo han venido haciendo nuestros juzgados y tribunales.

A la hora de plantearse el ejercicio de una acción en base al ilícito establecido en el mencionado artículo hay que  tener en cuenta que la regla general es la de la libre imitación (art. 11.1 LCD). Así las cosas, y como excepción a dicha regla general, la posible existencia de una imitación desleal debe ser, y de hecho es, tratada de manera restrictiva (Sentencia núm. 437/2002 de 13 mayo del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, RJ 2002\5594). Ello es un elemento ciertamente relevante a tener en cuenta ya que determina a su vez que los demandantes que pretendan hacer uso del precepto que nos ocupa tengan que acreditar de manera especialmente clara la existencia de todos y cada uno de los requisitos necesarios para que la acción planteada se estime.

Dicho lo cual,  y a pesar de que ha sido repetido hasta la saciedad por multitud de sentencias en todas las instancias, no está de más poner el debido énfasis en este punto en la diferenciación entre el objeto del artículo 11 y el 6 LCD (actos de confusión). Así, mientras que el ámbito del primero de ellos se limita a las creaciones materiales (productos, iniciativas empresariales) el del segundo abarca signos distintivos y elementos formales que identifican las creaciones materiales a las que nos hemos referido (Sentencia núm. 97/2009 de 25 febrero, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Sección1ª, RJ 2009\1512).

Para que el ilícito recogido en el articulo 11.2 LCD resulte aplicable son varios los requisitos que deben de existir, al margen de los generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial.

En primer lugar debe haberse llevado a cabo la imitación de una prestación que o bien se aproveche indebidamente de la reputación o el esfuerzo ajeno o bien genere una asociación con la prestación de un tercero. En segundo lugar  la prestación imitada debe tener una cierta implantación en el mercado así como singularidad competitiva. Y en tercer lugar la imitación en cuestión debe haber sido inevitable (Sentencia de 17 de Julio de 2007 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,).

Si bien la teoría es más o menos clara, la práctica, como no puede ser de otra manera, plantea multitud de dudas.

El literal del 11.2 LCD habla de imitación sin realizar ninguna puntualización adicional en relación con el grado de afinidad que debe existir entre los productos/iniciativas empresariales. En función de lo anterior cabe preguntarse si sería suficiente la existencia de similitud o sensu contrario debería de limitarse el alcance práctico del ilícito en cuestión a supuestos de identidad o de copias serviles o cuasi serviles.

Parte de la jurisprudencia habla de “identidad o similitud sustancial” (ver por ejemplo la Sentencia núm. 373/2007 de 18 de junio de la Audiencia Provincial de Madrid, JUR 2007\210488), o de “práctica identidad” (Sentencia núm. 888/2010 de 30 diciembre del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección1ª, RJ 2011\1798).

No obstante entendemos que no sería de recibo limitar en este punto la aplicación de la figura que nos ocupa de manera excesivamente rigurosa, y ello ya que lo que castiga el precepto, entre otros extremos, es la existencia de una asociación entre prestaciones. Si tenemos en cuenta que la referida asociación puede derivar tanto de una identidad pura como de una “mera” similitud, entendemos que para aplicar el ilícito en cuestión debería de valer cualquier reproducción de una prestación ajena (bien idéntica o bien similar) que causara, si quiera potencialmente, la mencionada asociación.

En este sentido parece expresarse la Sentencia núm. 145/2006 de 11 octubre de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, AC 2007\97 al decir que “la imitación no comporta exclusivamente que el ilícito se concentre en la copia servil” así como nuestro Alto Tribunal en la Sentencia núm. 654/2007 de 12 de junio que se expresa en los siguientes términos: “es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"), y para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza,*”

*El énfasis es nuestro

En cualquier caso el hecho de que exista una determinada similitud o incluso una identidad entre las prestaciones no es ni siquiera criterio suficiente para justificar la existencia de infracción ex art. 11.2 LCD (Sentencia núm. 43/2013 de 22 de febrero del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante.AC 2013|933, y Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, de 14 de enero de 2003 o número 53/2015 de 3 de marzo, JUR 2015\105071). Además, la prestación imitada debe tener singularidad competitiva, o en palabras de algunas sentencias “originalidad” (Sentencia núm. 307/2010 de 8 julio de la Audiencia Provincial de Tarragona, sección 1ª. JUR 2010\391739).

La cuestión de fondo por lo tanto no puede quedar limitada a un “simple juego de diferencias y semejanzas” (Sentencia núm. 245/2011 de 26 julio de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª.  JUR 2011\345544JUR 2011\345544) sino que en última instancia deberá existir la imitación de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, que incida sobre lo que se denomina singularidad competitiva (Sentencia núm. 1167/2008 de 15 diciembre del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección1ª. RJ 2009\153).

Es decir, lo verdaderamente importante es si existe o no coincidencia en los elementos que confieren a la prestación supuestamente imitada singularidad competitiva. Por lo tanto, por muy similares que resulten ser dos prestaciones, y por muy evidente que pueda resultar por lo tanto que una imita a la otra, no existirá ilícito ex artículo 11.2 LCD si la prestación imitada (o los elementos de la prestación imitada) no tiene (n) singularidad competitiva.

Es precisamente este extremo (ausencia de acreditación de la singularidad competitiva) el que da pie en la gran mayoría de los supuestos a que se desestimen las acciones judiciales basadas en el artículo 11.2 LCD.

Según ha mantenido nuestro Alto Tribunal (Sentencia núm. 887/2007 de 17 julio del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección1ª. RJ 2007\5140) la singularidad competitiva puede identificarse con uno o varios elementos de una determinada prestación.

Para confirmar la existencia de esta singularidad competitiva, también llamada peculiaridad concurrencial, habrá que atender a los rasgos caracterizadores de los productos que concurren en el sector relevante (Sentencia de 22 enero de 2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª). No obstante la comparativa con el resto de prestaciones existentes en un determinado ramo no es la única vía para confirmar su existencia. En este sentido, se ha venido manteniendo que aquélla se da también en casos en los que las prestaciones imitadas tienen un cierto de grado de notoriedad (Sentencia núm. 69/2014 de 25 marzo del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante.JUR 2015\235746).

Es decir, puede decirse que la notoriedad de una prestación implica la existencia de singularidad competitiva, pero no al contrario, ya que incluso en los casos en los que el producto no sea especialmente conocido por el público podrá afirmarse la existencia de peculiaridad concurrencial si sus rasgos lo individualizan respecto de lo existente en el resto de productos del sector relevante.

Por último, y concluyendo ya con la originalidad o singularidad competitiva a la que nos venimos refiriendo, decir, que se trata de un requisito que es propio del ámbito de aplicación del artículo 11. Decimos esto porque no han sido pocos los escritos y los comentarios de compañeros en los que se hace extensible este requisito a otros artículos de la LCD (principalmente al número 6). En ese sentido y como mero botón de muestra nos remitimos a lo dicho en este sentido por la Sentencia núm. 73/2007 de 20 abril del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante. AC 2011\549, resolución que confirma lo que acabamos de enunciar, esto es, que la existencia de peculiaridad concurrencial es un requisito propio del artículo 11 LCD.

En relación con el requisito de la implantación en el mercado, una de las cuestiones que más juego dan viene referida a la intensidad de la misma (¿vale una “mera” presencia en el mercado o ésta debe ser especialmente intensa?

Entendemos que respecto al primer tipo de ilícito indicado en el 11.2 (imitación que causa asociación con prestaciones ajenas) no será necesario que exista una implantación “notoria” en el mercado sino que valdrá con un “determinado grado de penetración” (Sentencia núm. 110/2007 de 11 julio del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante. AC 2013\1362). No obstante, y por motivos evidentes, sí que deberá de existir una implantación cualificada en los casos en los que se alegue que la imitación comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (Sentencia número 292/2011 de 21 de diciembre del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante. JUR 2013\148633 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, de 30 de septiembre de 2005).

En lo tocante a la inevitabilidad de la imitación, resulta factor de marcada relevancia que la prestación supuestamente infractora y sus características respondan a una moda o tendencia, circunstancia que el demandado puede efectivamente alegar como argumento defensivo para sustentar la inexistencia de ilícito alguno (Sentencia núm. 546/2012 de 28 diciembre de la Audiencia Provincial de Alicante. AC 2013\442). Lo anterior choca con lo que sucede por ejemplo en sede de derecho de diseños donde la existencia de una corriente o moda no es, en principio, una defensa válida para justificar la similitud entre elementos comunes (al no ser, en concreto, un factor válido para limitar la libertad del autor).

La diferencia de precios y el uso de marcas diferentes han sido también utilizados en multitud de ocasiones para tratar de justificar la inexistencia de imitación desleal.

En relación con los precios véase por ejemplo la Sentencia núm. 337/2004 de 11 mayo de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12ª, AC 2004\1541 donde se concluyó que no podía existir ilícito concurrencial en base al art. 11.2 LCD dado que los productos tenían precios muy diferenciados, hecho que supuestamente evitaría la asociación entre los mismos. Y sensu contrario, esto es, afirmando que la diferencia de precios no es un factor relevante la Sentencia núm. 104/2006 de 6 julio también de la Audiencia Provincial de Madrid (aunque en este caso de la Sección 28ª), JUR 2006\258810.

En nuestra opinión, teniendo en cuenta el espíritu del artículo que nos ocupa así como la jurisprudencia existente en otros campos (véase por ejemplo la doctrina que en asuntos penales de marcas confirma que el diferencial de precios no excluye el ilícito)  la postura más correcta sería sin duda alguna la de la segunda resolución citada,  por lo que entendemos que la existencia de precios distintos no debería de ser tomada en cuenta a la hora de valorar la existencia de una imitación desleal.

Por su parte, en lo que respecta al uso de marcas propias, la Jurisprudencia es algo vacilante. Así por ejemplo la Sentencia núm. 40/2012 de 3 febrero del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona. JUR 2015\256962 dice que “la imitación al milímetro o al detalle, copia servil incluso, por regla general, es lícita cuando el imitador adicione una marca [propia]”, y en similar sentido se expresa la Sentencia núm. 300/2014 de 23 septiembre de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, AC 2014\1778.

Sin embargo, a pesar de la existencia de sentencias en este sentido, entendemos que dicha interpretación sería errónea. Ello no solo porque mezcla los ámbitos de influencia del artículo 6 LCD (signos distintivos-creaciones formales) con el del 11 LCD (creaciones materiales) sino porque además nos llevaría al absurdo de que en sede del primero de ellos, cuyo ámbito de influencia recordemos se circunscribe a los signos distintivos, se hubiera reconocido ya que a pesar de la inclusión de una marca propia puede haber ilícito si la impresión general es suficientemente similar, pero se negara lo propio en sede del segundo, siendo éste ajeno por completo al campo de los signos distintivos.

Por ello, creemos muchísimo más acertada la interpretación que han dado otra serie de sentencias (las ya citadas de las Audiencias Provinciales de Madrid- núm. 104/2006 de 6 julio y núm. 145/2006 de 11 octubre y de Valencia -núm. 316/2016 de 9 marzo-) en las que se niega que la inclusión de una marca propia por parte del demandado sea relevante para la determinación de la existencia de imitación desleal.

En último lugar haremos un par de apuntes en relación con la variante del ilícito al que nos referimos basada en el esfuerzo ajeno.

Ésta exige que el responsable del producto original no haya podido amortizar los costes de creación de aquél y que el imitador haya obtenido un considerable ahorro en lo que a sus propios costes respecta (Sentencia núm. 373/2007 de 18 junio del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid. JUR 2007\210488 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 53/2015 de 3 marzo, Sección 15ª, JUR 2015\105071).

Por lo tanto no cabría acción alguna en base a esta variante cuando el responsable de la prestación original ya hubiera amortizado sus costes, tal y como puede ocurrir cuando el producto haya estado en el mercado durante largo tiempo o hubiera gozado de protección por vía de diseño no registrado. En este último supuesto se entiende que la protección exclusiva otorgada durante los 3 años de duración de la mencionada figura permiten la amortización de los costes de creación y comercialización de la prestación imitada (Sentencia núm. 546/2012 de 28 diciembre de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, AC 2013\442), y por lo tanto se excluye la aplicación del 11.2 LCD en su vertiente de aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

A la hora de valorar el ahorro de costes por parte del supuesto infractor se ha venido aceptando que los supuestos en los que la imitación se materializa por medio de una reproducción mecánica serían los más habituales. No obstante, lo anterior se ha llevado en ocasiones al extremo, dando lugar a una corriente excesivamente rigurosa que limitaba la aplicación de este artículo únicamente a supuestos en los que concurriera la mencionada reproducción mecánica (citamos como mero botón de muestra la Sentencia de 21 de noviembre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid). A pesar de lo dicho, y muy acertadamente en nuestra opinión, lo anterior se ha venido matizando y corrigiendo por resoluciones de segunda instancia y de nuestro propio Tribunal Supremo con lo que actualmente puede concluirse que aun en el caso de que no exista reproducción mecánica, puede existir imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno (Sentencia núm. 888/2010 de 30 diciembre del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección1ª, RJ 2011\1798).

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