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PROPIEDAD INTELECTUAL

El ejercicio de la acción revisoria del art. 47 TRLPI y otras cuestiones abordadas por la STS (Sala 1ª) 1902/2016 de 5 de mayo

Por Violeta Arnaiz

Abogada de la asesoría jurídica de PONS Intellectual Property.

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Libros,biblioteca

ANTECEDENTES

Atrium Group de Ediciones y Publicaciones, S.L. (en adelante, ATRIUM) tras haber suscrito con Tandem Verglag Gmbh (en adelante, TANDEM) dos contratos de cesión en exclusiva de determinados derechos de explotación sobre varios libros, demanda en España a TANDEM por incumplimiento de los mismos e infracción de derechos de propiedad intelectual. En particular, ATRIUM acusa a TANDEM de publicar los libros en un único volumen (cuando lo pactado fue su publicación de manera separada), de otorgar sublicencias a terceros para la explotación de los derechos transmitidos (cuando TANDEM no gozaba de tal facultad), y de no reconocer en los libros la autoría de ARCO (titular originaria de los derechos sobre los libros, que luego transmitió a ATRIUM).

ATRIUM ejercita frente a TANDEM, además de determinadas acciones declarativas (incumplimiento contractual e infracción de derechos de autor), acciones de cesación, acciones dirigidas a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos, y la acción de revisión prevista en el art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI) que, como es sabido, faculta al autor para solicitar una revisión de la remuneración a tanto alzado pactada en el contrato cuando se observa una desproporción entre ésta y los beneficios obtenidos por el cesionario por la explotación de la obra.

La Sentencia de 19 de enero de 2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona estima en parte la demanda interpuesta por ATRIUM. En concreto, se acogen las acciones declarativas y la acción de cesación, desestimándose las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios, así como la acción de revisión. Dicha resolución fue recurrida por ambas partes ante la Audiencia Provincial de Barcelona que, en su SAP (Secc. 15ª) de 12 de septiembre de 2013, estima en parte el recurso de apelación de ATRIUM, declarando procedente la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual, así como la acción de revisión ejercitada ex art. 47 TRLPI.

Frente a la precitada Sentencia de la AP de Barcelona se interpone por ATRIUM recurso extraordinario por infracción procesal (fundado nada menos que en trece motivos), así como recurso de casación (con base en cuatro motivos). La resolución objeto de análisis aborda, consecuentemente, numerosas cuestiones, de las cuales centraremos nuestro análisis en las que, entendemos, revisten mayor interés.

ANÁLISIS Y COMENTARIO

1- Calificación de las acciones ejercitadas por ATRIUM de cara a determinar la validez de la cláusula de sumisión contenida en el contrato y, por tanto, la competencia o no de los Tribunales españoles (art. 5.3 del Reglamento 44/2001, en relación con el art. 65.2 LEC). 

En el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, TANDEM denuncia la infracción del art. 5.3 del Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en la actualidad, art. 7.2 Reglamento 1215/2015 o Bruselas I), al haberse declarado la competencia de los Juzgados españoles para conocer del referido procedimiento.

TANDEM defiende que, en la medida en que las acciones ejercitadas por ATRIUM respondían a una supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual, éstas carecen de naturaleza contractual, siendo más precisa su calificación como acciones referidas a materia “cuasi delictual”. Así, entiende que la cláusula de sumisión a los Juzgados y Tribunales españoles pactada en el contrato sería nula por aplicación del art. 5.3 del Reglamento 44/2001 antes citado.

El Tribunal desestima dicho motivo, declarando que las acciones ejercitadas “no pueden encuadrarse en la materia delictual o cuasi delictual prevista en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001, pues tienen naturaleza contractual” (Sentencias del TJUE de 23 de abril 2009, C-533/07,Falco” y de 13 de marzo 2014, C-548/12, “Borgsitter”). Tratándose, por tanto, de acciones de naturaleza contractual, el precepto de aplicación no sería el 5.3 del Reglamento 44/2001 sino el 23.1 del mismo cuerpo legal, que permite a las partes acordar qué tribunal o tribunales de un Estado serán competentes para conocer de un litigio que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica.

Por último, estable el Tribunal que el hecho de que no se designe en la cláusula de sumisión acordada los tribunales de ninguna localidad española en concreto -tal y como se denunciaba por la recurrente- carece de trascendencia. Siendo claro que las partes quisieron someterse a los tribunales españoles, la determinación de la localidad podrá hacerse por remisión a la ley interna del concreto estado, sin que de ello pueda derivarse el carácter incompleto o equívoco de la cláusula de sumisión (sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2000, C-387/98).

2.- Calificación de las acciones ejercitadas por ATRIUM a los efectos de determinar la competencia objetiva o funcional.

En el segundo motivo del recurso del recurso extraordinario por infracción procesal, TANDEM denuncia la infracción de los arts. 45 LEC y 86 ter LOPJ, relativos a la competencia objetiva de los Juzgados mercantiles. La recurrente atribuye a los Juzgados de 1ª Instancia la competencia objetiva para conocer de las acciones planteadas, al tratarse -argumenta, en contra de lo manifestado en el motivo anterior- de acciones de carácter contractual.  El Alto Tribunal desestima el motivo, concluyendo que lo determinante en este caso no es la naturaleza contractual o extracontractual de las acciones ejercitadas, sino la materia sobre las que éstas versen.

El Tribunal opta, entendemos, por el único criterio razonable y respetuoso con las disposiciones del apartado 2º del art. 86.ter LOPJ. Así, una interpretación distinta supondría la desnaturalización de las normas previstas en dicho artículo, en la medida en que éstas, a la hora de realizar la atribución competencial en favor de los Juzgados de lo mercantil, ponen en acento en la materia -“acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad”, “materia de transportes”, “derecho marítimo”, etc.-, dejando a un lado la naturaleza contractual o extracontractual de las acciones ejercitadas, que, según el Tribunal, resulta irrelevante a estos efectos.

Prueba de lo disfuncional del criterio interpretativo invocado por TANDEM es que su aplicación permitiría eludir interesadamente las cláusulas de sumisión pactadas en un contrato que versara sobre cualquiera de las materias indicadas en el apartado 2º del art. 86 ter, apelando tan solo a la naturaleza contractual de las acciones invocadas. Ello podría vaciar de contenido las previsiones de dicho precepto, estrechando injustificadamente los márgenes competenciales que, siguiendo un criterio de especialización, han querido expresamente atribuirse a los Juzgados mercantiles.

3.- Posibilidad de considerar a las personas jurídicas como autoras o titulares originarias de derechos.

Ya en el marco del recurso de casación interpuesto, TANDEM alega la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en interpretación del art. 5 TRLPI, en relación con la imposibilidad de considerar autor de una obra a una persona jurídica.

El Tribunal, con cita en sentencias anteriores (STS 155/2014 de 19 de marzo de 2014)  zanja en dos breves trazos la cuestión, estableciendo que el art. 5.2 del TRLPI prevé que de la protección que esta ley concede al autor se puedan beneficiar también las personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella, y que uno de esos casos es el de las obras colectivas a que se refiere el art. 8 de la Ley, en las que se otorga la titularidad originaria de los derechos de autor a una persona jurídica.  Sentado lo anterior, afirma que de los hechos probados resulta claramente la condición de ARCO de titular originario de los derechos sobre la obra colectiva creada, al haber llevado a cabo dicha mercantil “la conducta apropiada para ser considerada como tal”.  Por consiguiente -establece textualmente la sentencia- “la consideración de una persona jurídica como titular originario de los derechos de autor sobre una obra colectiva no vulnera ningún precepto imperativo, antes al contrario, está previsto expresamente en la ley, por lo que se desestima el motivo”.

4.- Legitimación de un cesionario para el ejercicio de la acción de revisión de la remuneración prevista en el art. 47 TRLPI.

Por último, al hilo de la resolución de los motivos tercero y cuarto del recurso de casación, el Tribunal se pronuncia sobre la cuestión quizá más interesante de todas las que se abordan: si la acción de revisión por remuneración no equitativa está atribuida sólo al titular originario de los derechos de autor, o si goza de carácter transmisible y, por tanto, sería posible su ejercicio por un titular derivativo de dichos derechos que, a su vez, hubiera cedido por tanto alzado a un tercero determinados derechos de explotación de la obra. Nuestro Alto Tribunal no ha tenido oportunidad de pronunciarse en demasiadas ocasiones sobre la acción revisoría del art. 47 TRLPI. Nos constan dos resoluciones (la STS 14/2000, de 24 de enero, que rechaza la aplicación retroactiva de la acción, y la STS 331/2009 de 29 de marzo, que versa sobre los requisitos de su ejercicio), pero ninguna de ellas ha abordado la cuestión de la legitimación.

En este caso, el Tribunal establece que “la facultad de solicitar la revisión de la remuneración fijada a tanto alzado cuando se produce una desproporción manifiesta de los beneficios obtenidos por el cesionario, no se otorga a cualquier cedente de derechos de autor, sino exclusivamente al autor, esto es, al titular originario de tales derechos”, concluyendo asimismo que tal facultad no resulta transmisible por el autor inter vivos.

Tal decisión, argumenta la resolución, encuentra respaldo en los siguientes criterios interpretativos: i) el de la literalidad del precepto, en la medida en que en éste se establece que tal facultad se otorga “al autor”, ii) el de la ubicación sistemática del artículo, “complementario del art. 46.2 TRLPI, que prevé la modalidad de remuneración a tanto alzado para el autor”, y iii) el finalista, teniendo en cuenta que los principios protectores o tuitivos del autor que inspiran todo el TRLPI no se extienden a quienes adquieren de éste los derechos susceptibles de transmisión.

Se opta, así, por una solución que, respetuosa con el espíritu de la ley, salvaguarda los intereses del autor como parte débil de la contratación, pero sin hacer extensiva la facultad (excepcionalísima, por otra parte, por lo que supone de alteración no consensuada del negocio jurídico celebrado) que el art. 47 TRLPI les otorga, a posibles terceros adquirentes, a los que se presupone un mayor poder de negociación.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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