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MERCANTIL

Las marcas muy simples: Distintividad e imperativo de disponibilidad.

Por Pedro María Gómez Sánchez

Magistrado de la Sección 28ª (especializada en materia mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid

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Además de la posibilidad de impedir el uso por parte de terceros de signos idénticos para distinguir productos idénticos, el Art. 34-2 de la Ley de Marcas confiere también al titular de una marca el derecho a prohibir que esos terceros utilicen en el tráfico económico cualquier signo que, siendo semejante a la marca y siendo similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público (riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca).

Cuando acometemos el análisis de ese derecho de exclusión o "ius prohibendi" en relación con marcas dotadas de una especial simplicidad, como son las constituidas por cifras o letras, no son infrecuentes aquellos análisis o comentarios que, negando distintividad a esa clase de signos, consideran que su titular no puede aspirar a monopolizar cualquier forma de representación de los mismos, con lo que, en definitiva, se sugiere que ese titular debe tolerar aquellos usos del signo -y eventualmente su registro marcario- que difieran en alguna medida del signo prioritario.

Entiendo, sin embargo, que ambas consideraciones deben ser matizadas. Es cierto que una marca no puede otorgar un poder monopolístico que resulte oponible a cualesquiera formas de representación de los elementos que en ella se integran, pero sostener que la marca -por simple que sea su estructura- puede convivir en el mercado con cualquier forma de representación de tales elementos que sea simplemente diferente de la registrada, equivale a restringir el ejercicio del "ius prohibendi" característico del derecho marcario a las hipótesis de concurrencia de identidad entre los signos, restricción que no tiene soporte legal si tenemos en cuenta que tanto el Art. 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Primera Directiva) como el Art. 34-2 de nuestra Ley de Marcas extienden la protección, bajo determinados presupuestos de confundibilidad y de semejanza aplicativa, a aquellas hipótesis en las que concurre simple similitud entre los signos, sin que tales normas contengan temperamento alguno del que se deduzca que el derecho negativo que a su titular confiere la marca deba considerarse más limitado en los casos en los que el distintivo protegido adolezca de una simplicidad más o menos acusada.

No olvido por ello que existen imperativos concernientes a las características que debe reunir un signo para erigirse en derecho marcario y, correlativamente, que se imponen legalmente prohibiciones absolutas de registro fundadas en la ausencia de tales características. Ahora bien, tampoco se puede soslayar que las razones concernientes al interés general, como pudieran ser las referentes a la necesidad de que los signos genéricos, los descriptivos y los simplemente usuales (como las cifras o las letras) no sean monopolizados y se encuentren disponibles para para poder ser utilizados por otros operadores económicos, son razones cuya sede natural de análisis y de debate es la fase previa a la concesión del registro marcario, o, en su caso, el proceso judicial tendente a obtener la nulidad de la marca. Pero cuando nos encontramos en presencia de un registro marcario ya concedido y cuya validez no es atacada por nadie, no pueden ser invocadas razones de interés general como la de la disponibilidad y no susceptibilidad de monopolio (que debieron ser tenidas en cuenta, en su caso, a la hora de otorgar o denegar el registro) para restringir, con base en esa sola consideración, el alcance del derecho de exclusiva que la marca otorga.

Tampoco esta consideración me lleva a ignorar que con relativa frecuencia se bordean las prohibiciones absolutas de registro y se conceden derechos de exclusiva sobre signos carentes de distintividad o que están dotados de un grado de distintividad muy atenuado por su carácter descriptivo, por su carácter genérico o por su naturaleza simple y usual. En tales casos se dice -no sin fundamento- que nos encontramos en presencia de marcas "débiles" en cuanto que es ciertamente limitada su oponibilidad a terceros. Pero el fundamento de esa debilidad no hay que buscarlo -no al menos directamente- en las razones de interés general (vrg., imperativo de disponibilidad) que acaso hubieran debido determinar su denegación, porque operar con tales criterios nos conduciría a una flagrante contradicción: reconoceríamos que el Estado ha concedido al particular un derecho de exclusiva y, al propio tiempo, estaríamos negando a ese mismo particular el ejercicio de la facultad ("ius prohibendi") más característica del derecho de exclusiva otorgado de acuerdo con su diseño legal. Contrariamente, la debilidad de la marca proviene en tales casos de que, atendidas las características del distintivo protegido (descriptividad, genericidad, simplicidad, etc.), habrá de resultar estadísticamente más improbable que un signo semejante induzca al público a confusión en lo referente al origen empresarial de los productos o servicios distinguidos, o que induzca a ese mismo público a asociarlos.

Se trata, sin duda, de una cuestión de puro matiz pero que considero de cierta trascendencia: analizar en tales casos el ámbito del "ius prohibendi" desde la perspectiva de las razones de interés general que hubieran podido determinar la denegación del derecho marcario nos conduce peligrosamente a negar tal derecho pese a que este ha sido otorgado por un acto del poder público o, en el mejor de los casos, a restringirlo indebidamente, es decir, sin soporte legal alguno, a las hipótesis de identidad plena de los signos en conflicto con exclusión de los supuestos de simple semejanza, supuestos que, pese a todo, encuentran también amparo dentro del poder de exclusión que la ley otorga al titular de una marca. En cambio, si examinamos el fenómeno desde la perspectiva de la probabilidad concreta de que los signos sean confundidos o asociados, nada habrá de apriorístico en dicho análisis: la eventual debilidad de la marca se concretará caso por caso y en razón a las características fácticas de los signos en conflicto, todo ello mediante el examen de un factor -el riesgo de confusión o de asociación- que se encuentra plenamente imbricado dentro de la disciplina legal del "ius prohibendi", con lo que, en definitiva, estaremos respetando rigurosamente dicha disciplina.

Sin perjuicio de cuanto se acaba de razonar, considero que no carece de interés efectuar ciertas reflexiones que, pese a incumbir propiamente al examen de la registrabilidad de un signo o al examen de la eventual nulidad de un signo ya registrado, tal vez ayuden a comprender en su justa medida el elenco de limitaciones a las que se pueden enfrentar, en orden a su defensa frente a terceros, las marcas dotadas de gran simplicidad, como lo son las constituidas por cifras o letras. Son las siguientes:

1.- Ha sido reiterado por la jurisprudencia comunitaria que las cifras -al igual que otros signos cuya registrabilidad ha sido frecuentemente cuestionada en razón a su simplicidad o a su carácter usual (vgr, las letras, ciertas formas tridimensionales no banales, etc..)- poseen aptitud abstracta para erigirse en objeto de un derecho marcario, como lo revela el hecho de que aparezcan expresamente mencionadas en la enumeración ejemplificativa del Art. 4- 2 de la Ley de Marcas ("Tales signos podrán, en particular, ser:.c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.."; en el mismo sentido, Art. 2 de la Primera Directiva y Art. 4 del Reglamento de Marca Comunitaria). Ello excluye, por vía de principios, que las cifras o las letras puedan incurrir en la prohibición absoluta de registro que contemplan los apartados a) de los preceptos correspondientes: falta de conformidad del signo con la definición general de la marca, prevista en las letras a) de los Arts. 5-1 de nuestra Ley de Marcas, 3-1 de la Primera Directiva y 7-1 del Reglamento de Marca Comunitaria. Cuestión distinta será que, por concurrir en el caso concreto alguna de las prohibiciones absolutas consistentes en la ausencia de distintividad (letras "b" de los respectivos preceptos) o en la descriptividad del signo propuesto (letras "c" o "d"), aquella aptitud abstracta de las cifras para erigirse en marca no pueda llegar a concretarse en un registro válido.

2.- Reviste especial importancia, por lo tanto, determinar si la marca examinada es o no una marca arbitraria. Una marca es arbitraria cuando posee un significado propio que, sin embargo, no desempeña desde el punto de vista aplicativo función denotativa alguna, es decir, que carece tanto de carácter genérico (no indica el tipo de producto o servicio que va a distinguir) como de carácter descriptivo (tampoco alude a característica o cualidad alguna del producto o servicio). En su reciente sentencia de 19 de noviembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) aborda la cuestión relativa a la registrabilidad como marcas comunitarias de las cifras "100" y "300" (asunto Agencja Wydawnicza Technopol), y, después de indicar con carácter general que "..una cifra tan sólo podrá registrarse como marca comunitaria si tiene carácter distintivo en relación con los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro y no constituye una mera descripción de tales productos y servicios. ..", llama la atención el tribunal sobre el hecho de que las referidas cifras poseían, respecto de los productos que iban a distinguir, un sentido y una funcionalidad completamente descriptiva. En tal sentido, razonó lo siguiente: "..En el presente caso, las cifras 100 y 300 hacen referencia a cantidades y el consumidor medio las percibirá, inmediatamente y sin ulterior reflexión, como una descripción de las características de los productos de que se trata, en particular la cantidad de carteles contenidos en los paquetes puestos a la venta, el número de páginas de las publicaciones o el número de piezas de los rompecabezas y adivinanzas, que determina su grado de dificultad. Estas características son esenciales en la toma de la decisión de compra. Por consiguiente, el público pertinente percibirá los mencionados elementos numéricos como una información que se facilita sobre los productos designados y no como una indicación del origen de los productos en cuestión..".

4.- Desde otro punto de vista, tampoco cabe, de un modo general, negar distintividad a un signo por el solo hecho de que exhiba un alto grado de simplicidad o porque posea carácter usual, como sucede con las cifras o las letras en todos aquellos casos en los que ese carácter usual no se traduce en el cumplimiento de función descriptiva alguna. En tal sentido, se ha puesto de relieve en el ámbito doctrinal cómo son precisamente los signos dotados de especial simplicidad los más codiciados por los operadores económicos en los ámbitos del marketing y de la publicidad, y ello en razón, precisamente, a su mayor capacidad comunicativa o de evocación y a su fácil aprehensibilidad ("Comentarios a la Ley de Marcas", Bercovitz Rodríguez Cano y García Cruces, pags. 145 y 149). Son también significativas a este respecto las conclusiones que emite el Abogado General en el asunto "SAT 2" resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en su sentencia de 16 de septiembre de 2004, en las que dicho alto representante comunitario nos indica que ".. Las cifras, en particular, se utilizan corrientemente en muchos y variados ámbitos -formularios administrativos, palos de golf y rutas de autobuses, por nombrar sólo tres- para distinguir entre categorías de artículos, bienes o servicios, (26) y, aparentemente, desempeñan bien esta función. No existe ningún motivo inherente por el que las cifras -que se incluyen expresamente en la enumeración del artículo 4 del Reglamento- no deban distinguir también entre los productos de diferentes proveedores ..". Por lo tanto, es posible que la simplicidad de una cifra implique, en determinadas circunstancias, un mayor grado de dificultad a la hora de obtener su registro, pero si esa dificultad se supera y el registro se obtiene, entonces no hay razón alguna que nos autorice a negar al signo registrado, con carácter general, capacidad distintiva.

5.- Constituye jurisprudencia comunitaria reiterada la idea de que cada uno de los motivos de denegación de registro -prohibiciones absolutas- enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Marca Comunitaria (coincidentes esencialmente con los enumerados por el Art. 5-1 de nuestra Ley de Marcas y con los relacionados en el Art. 3-1 de la Primera Directiva) es independiente de los demás y exige un examen individualizado, precisando que han de ser analizados en función del "interés general subyacente" -distinto en cada caso- que sirve de fundamento a cada uno de ellos (por todas, sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑0000, apartados 45 y 46). La descriptividad de un signo (supuestos de las letras "c" de los respectivos preceptos y cuerpos normativos) es ordinariamente generadora de falta de distintividad. Ahora bien, cuando en las letras "b" de esos mismos preceptos se alude, sin más, a la falta de distintividad, se hace referencia a aquellos supuestos en que, por sus propias características y no por su función descriptiva, un signo es incapaz de cumplir la función esencial de la marca, o lo que es igual, carece de aptitud para provocar en el público la idea de que mediante él se está pretendiendo denotar un concreto origen empresarial. Dicho con palabras del Tribunal de Primera Instancia (Sala 5ª, sentencia de 12 de junio de 2007, asunto The Serwin Willians Company, marca TWIST & POUR), "..se considera que los signos carentes de carácter distintivo a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior (sentencia LITE, citada en el apartado 36 supra, apartado 26) .." (énfasis añadido). Pues bien, tratándose de estos supuestos de falta de distintividad no fundada en la descriptividad del signo (letras "b"), se aprecia en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una tendencia en función de la cual, sin perder de vista la conveniencia de que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los signos de esas características para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro (Sentencia de 6 de mayo de 2003, asunto LIBERTEL, en referencia a los colores, criterio que reitera en la de 16 de septiembre de 2004, asunto "SAT 2", en referencia a las cifras), sin embargo se define como interés general subyacente de carácter específico aquel que se identifica con la función esencial de la marca; o dicho de otro modo: el interés general que primordialmente justifica esta prohibición absoluta es el consistente en evitar que accedan al registro signos incapaces de suscitar en el usuario un vínculo intelectual entre el producto o servicio y un origen empresarial determinado. Y es también machacona la idea de que es en las hipótesis de descriptividad (letras "c") donde el específico interés general subyacente que justifica la prohibición absoluta es el que se identifica con el imperativo de disponibilidad del signo para otros operadores económicos. Podemos citar, como representativas de esta tendencia, las siguientes resoluciones:

- STJCE de 16 de septiembre de 2004 (asunto "SAT 2"), en cuyo apartado 27 se indica que ".. el interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no se diferencia de la función esencial de la marca, reiterada en el apartado 23 de la presente sentencia..", habiendo señalado en dicho apartado 23 que "..En primer lugar, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, apartado 30). Por ello, el objetivo del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento es impedir el registro de las marcas que carecen de carácter distintivo, único que les permite cumplir dicha función esencial.."

".. La sentencia recurrida se sustenta en la utilización de un criterio en virtud del cual no es posible registrar las marcas que pueden utilizarse corrientemente en el comercio para presentar los productos o los servicios de que se trate. Este criterio es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, pero no es el criterio con arreglo al cual debe interpretarse lo dispuesto en la letra b) de dicho apartado. Al estimar, en particular en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que esta última disposición perseguía un objetivo de interés general, que exige que los signos a que se refiere puedan ser libremente utilizados por todos, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración el criterio de interés público a que se refieren los apartados 25 a 27 de la presente sentencia.".

- STJCE de 12 de enero de 2006 (asunto Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG), en la que, después de reiterar su doctrina general en torno a la especificidad del interés general que subyace a cada una de las prohibiciones absolutas de registro, señala el tribunal que "..60 El artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 trata de impedir el registro de las marcas que carezcan del carácter distintivo único que les permite cumplir dicha función esencial, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 18 de junio de 2002, Philips, C 299/99, Rec. p. I 5475, apartado 30, y SAT.1/OAMI, antes citada, apartado 23). 61 Teniendo en cuenta el alcance de la protección que el Reglamento nº 40/94 confiere a las marcas, resulta patente que el interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no se diferencia de dicha función esencial de la marca (sentencias, antes citadas, SAT.1/OAMI, apartado 27, y BioID/OAMI, apartado 60). 62 En cuanto al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro, persigue un objetivo de interés general que exige que esos signos o indicaciones puedan ser utilizados libremente por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que, tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (véanse la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C 191/01 P, Rec. p. I 12447, apartado 31, y autos de 5 de febrero de 2004, Telefon & Buch/OAMI, C 326/01 P, Rec. p. I 1371, apartado 27, y Streamserve/OAMI, C 150/02 P, Rec. p. I 1461, apartado 25)..".

-STJCE de 8 de mayo de 2008 (asunto EUROHYPO) : "..el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que dichos motivos de denegación deben interpretarse a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (sentencias, antes citadas, Henkel/OAMI, apartados 45 y 46; SAT.1/OAMI, apartado 25, y BioID/OAMI, apartado 59). 56- A este respecto, hay que señalar que el concepto de interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se confunde, evidentemente, con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias, antes citadas, SAT.1/OAMI, apartados 23 y 27, y BioID/OAMI, apartado 60)..".

Por lo tanto, y a pesar de que -como se razonó anteriormente- el examen del alcance del "ius prohibendi" que a su titular otorga una marca ya concedida no es sede apropiada para entrar en la ponderación de cuestiones relativas a la "disponibilidad" en tanto que motivo de interés general eventualmente impeditivo del registro marcario, no está de más dejar sentado que un interés de esa clase ni siquiera es considerado en la actualidad como el que de manera preponderante subyace a la prohibición absoluta prevista en la letra "b" del Art. 5-1 de la Ley de Marcas. De ahí que, además de la improcedencia de fundar en razones de interés general una limitación del poder que a su titular otorga el registro marcario ya obtenido y cuya validez no es cuestionada, cuando nos encontramos en presencia de un distintivo que, pese a su acusada simplicidad, integra una marca arbitraria por no desempeñar función descriptiva alguna relación con los productos o servicios que distingue, aquellos planteamientos que aspiran a evitar la monopolización del signo por razones de disponibilidad ni siquiera gozarían en la actualidad de respaldo o cobertura a través de los criterios que deben manejarse en la fase previa que concierne al control mismo de su registrabilidad.

En el apuntado sentido fueron ciertamente elocuentes las palabras del Abogado General (conclusiones en el asunto SAT 2 anteriormente comentado) cuando en su Alegación 18 indicó que "..Éste es el motivo -refiriéndose la falta de aptitud del signo para provocar en el público su asociación a un origen empresarial concreto- por el que los signos no distintivos no pueden registrarse como marcas, y no al objeto de que puedan ser libremente utilizados por todos ..", añadiendo más adelante en su Alegación 24, a propósito de la identificación del interés general subyacente a la prohibición absoluta de las letras "b"(ausencia de distintividad del signo), que "..No existe ningún motivo evidente por el que deba garantizarse que los signos que sencillamente carecen de carácter distintivo -aunque dicha carencia no sea absoluta, sino que se refiera únicamente a los bienes o servicios de que se trate- puedan ser libremente utilizados por todos, a menos que los propios signos guarden también algún tipo de relación estrecha con los productos en cuestión, en particular alguno de los tipos de relación que se indican en las letras c) a e). El simple hecho de que un signo carezca de carácter distintivo no permite inferir una relación de este tipo..".

Aun cuando las precedentes reflexiones han sido efectuadas desde la perspectiva del "ius prohibendi" del Art. 34 de la Ley de Marcas, innecesario resulta aclarar que las mismas son extrapolables a cualquier ámbito en el que deba manifestarse la oponibilidad de la propia marca en su defensa frente a terceros, y, en particular, son trasladables al trámite administrativo de oposición a la concesión de una marca incompatible con la propia así como al ejercicio de la acción judicial de nulidad de esa misma marca si llegara ser concedida.


Este artículo ha sido publicado en el Boletín "Mercantil", el 1 de enero de 2011.

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