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NUEVA LEY DE PATENTES

Expertos en el sector opinan sobre la nueva Ley de Patentes

Tras casi un mes desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes, hemos querido conocer la opinión de algunos de los despachos más relevantes en el sector.

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Innovación,patentes

La nueva regulación en materia de patentes entró en vigor el pasado 1 de abril con algunas novedades como el establecimiento de un único procedimiento de concesión que conlleva la reducción de cargas administrativas o la supresión de las adiciones a las patentes al tener poco uso práctico, entre otros cambios introducidos.

A esa iniciativa se han unido profesionales de la materia como Abril Abogados, Clarke, Modet & Cº, Elzaburu, Isern Patentes y Marcas, y PONS IP, a los que les hemos preguntado las siguientes cuestiones:


1.- A tu juicio ¿cuál crees que es la principal mejora que incorpora la nueva Ley de Patentes?

2.- ¿Qué es lo que echas en falta o que admite un margen de mejora en la nueva Ley?

3.- ¿Consideras que la nueva Ley de de Patentes se adecua y da respuesta a las necesidades actuales?

4.- ¿Hasta qué punto la nueva Ley potenciará en nuestro país la I+D y el reconocimiento del valor de la propiedad intelectual e industrial en las empresas españolas?

5.- Y para terminar ¿cómo crees que afectará en los despachos especializados en Propiedad Industrial el encarecimiento del procedimiento de concesión?


 

Ignacio Temiño, abogado.

1) La nueva ley mejora sustancialmente muchos aspectos de la anterior, pero sin duda, la principal mejora y la más trascedente es el establecimiento de un sistema de concesión de solicitudes de patente con examen de fondo obligatorio. Este cambio permitirá a España tener títulos de patente sólidos, que no sean papel mojado, o que carezcan de credibilidad. La falta de examen obligatorio de fondo afecta notablemente a la fortaleza y seguridad de sistema de patentes, reduce el valor del bien intangible, y desincentivan la inversión y la transferencia de tecnología. Igualmente, los títulos sin examen han incrementado la litigiosidad en torno a la validez de las patentes, puesto que la mayoría de las demandas por infracción son respondidas con una acción reconvencional que trata de anular la patente; con ello se han venido “transfiriendo” a los juzgados tareas que deberían haberse solventado en sede administrativa.

Por último, pero no menos importante, el hecho de someter a toda solicitud de patente a un examen sobre novedad y actividad inventiva significa aumentar los estándares necesarios de innovación para alcanzar la deseada exclusiva legal, ello debe redundar en una competencia de más altura, un sistema más transparente y una concurrencia más leal.

2) Hay varios aspectos susceptibles de mejora. La falta de examen obligatorio de fondo en los modelos de utilidad, sigue dejando la puerta abierta a títulos débiles o injustamente concedidos. Es cierto que se trata de limitar este impacto obligando a la realización del Informe del Estado de la Técnica en caso de ejercitar los derechos exclusivos por infracción, pero esto a nuestro juicio puede ser insuficiente.

Tampoco parece que se hayan desarrollado lo suficiente aspectos relacionados con las nuevas fases de la tramitación administrativa, como el examen de fondo y la oposición. Se regula la posibilidad de celebrar vistas orales como en la Oficina Europea de Patentes, pero no se regulan suficientemente aspectos como los medios de prueba, la intervención de terceros, etc.

Previsiblemente, la respuesta a esta y otras preguntas se irá generando con el tiempo, bien a través de las Guías de Examen que la propia OEPM elabora, o bien fruto de la práctica y jurisprudencia.

3) En el plano legislativo entiendo que sí. La nueva norma y su reglamento de desarrollo han tardado en gestarse, pero han recogido en su proceso preparativo muchas de las opiniones, inquietudes y expectativas de los sectores afectados. No solo se adecua la norma a los estándares internacionales, sino que, además, la experiencia aplicativa de la ley de 1986 se ha tenido muy en cuenta, eliminándose de la nueva ley figuras obsoletas (e.g. las patentes de adición), mejorando otras preexistentes (e.g. mediación en invenciones laborales, licencias obligatorias, simplificación de trámites, etc) y se han añadido novedades muy relevantes además del examen de fondo (e.g. certificados complementarios de protección, doctrina de los equivalentes). Las novedades en el ámbito procesal reflejan también un notable esfuerzo por acomodar la regulación general de la LEC a la especialidad de estos títulos y a las características singulares que tienen los procesos en los que se debaten estos derechos. La ampliación de plazos, la incorporación de nuevos de remedios y alternativas (e.g. nulidad parcial, limitación de la patente concedida), y las mejoras en aspectos como la indemnización y las medidas cautelares son todos cambios frutos de la experiencia que pretenden corregir problemas actuales reales, y en general son todos aplaudidos por los interesados.  

4) Una nueva legislación nunca es suficiente, lo hemos vivido con otras normas que “impulsan” desde el papel (e.g. Ley de Ciencia de 2011), pero que precisan de medios reales y efectivos para alcanzar un impacto sobre la innovación, estimulando la generación de resultados desde las empresas y centros de investigación. Es preciso que la nueva norma se acompañe de una dotación presupuestaria acorde a su nivel de exigencia y a las nuevas necesidades técnicas y humanas que se van a requerir. La calidad del sistema no solo deriva de la Ley sino también de los medios que posee quien debe aplicarla, en este caso la Administración Pública a través de la OEPM y los tribunales de justicia a través de los Juzgados de lo Mercantil. En ambos casos, la falta de medios para atender la demanda con tiempo y la calidad que merecen los asuntos es por todos conocida.

5) Es previsible que se reduzca el número de solicitudes de patente o que se tramiten ahora como modelo de utilidad muchas invenciones que antes siempre se protegían como patentes, pero en todo caso, creo que los despachos especializados nos veremos beneficiados por la nueva norma. El motivo es que ahora será más necesaria que nunca la ayuda y asesoría profesional de calidad. Igualmente, el hecho de contar con patentes más fuertes debería redundar en un aumento de los negocios jurídicos en torno a estos derechos, un aumento en la inversión en innovación y desarrollo, y a largo plazo la consolidación de un tejido empresarial más sensibilizado con la importancia de la Propiedad Industrial.



Benjamín Martínez, director corporativo de Marketing, Alianzas y Comunicación.

1) Sin lugar a duda, la apuesta firme de que sólo sean concedidas las patentes “fuertes”, al establecer como obligatorio, en el proceso de tramitación de las mismas, el superar el denominado examen sustantivo. Debemos recordar que, aunque pueda parecer chocante, en muchos países, entre ellos España, hasta hace unos días, se conceden patentes sobre invenciones sin que éstas cuenten con los requisitos que se establecen legalmente (en particular, los de novedad y altura inventiva) para que merezcan este título de protección. También destacar el compromiso que supone el nuevo procedimiento para que los solicitantes de patentes cuenten de manera más rápida con las diferentes evaluaciones que hace la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la invención.         

2) Es aún pronto para aventurarse a pedir mejoras en una ley que apenas acaba de echar a andar, y más aún ésta, donde el ritmo de evolución del área sobre el que se trabaja, la innovación, es trepidante e imprevisible. De hecho, muchos de los ajustes que incorpora la actual ley se han debido a que la anterior, es decir, la de 1986, apenas sí podía prever cuando se redactó y, por lo tanto, recoger adecuadamente los cambios que han supuesto revoluciones como la biotecnológica, la del software, … o los mismos procesos de digitalización o el fenómeno que ha supuesto internet.

3) Debemos tener en cuenta que la Propiedad Industrial e Intelectual en general y las patentes en concreto son una herramienta más al servicio de la promoción de la I+D. El saber utilizarlas de manera inteligente y estratégica es realmente la clave para que éstas sirvan a su fin.

En el área de modalidades inventivas (con figuras como las patentes o los modelos de utilidad), en España, por desgracia, aún nos queda un largo camino que recorrer. Pero, si en el área de marcas hemos conseguido ser una potencia mundial (tal y como indica la misma Organización Mundial de Propiedad Intelectual) al ocupar el puesto 6º o 10ª (según el sistema de cálculo) en el ranking mundial de solicitudes de marcas más allá de nuestras fronteras, seguro que en el futuro conseguiremos posiciones similares en el área de patentes, porque materia prima hay.

4) Lo que es claro es que los títulos de patentes que se concedan con la nueva ley, que deberán pasar por el comentado examen, tendrán una fuerza que no tenían las que, hasta esta fecha, se concedían en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya que voluntariamente cerca del 90% de los solicitantes de patentes bajo la antigua ley decidían no someterse al mismo, siendo concedidas casi de manera automática. Según nuestros estudios, más del 60% de las patentes que se han concedido con la antigua ley no habrían pasado en primera instancia el examen que hoy sí es obligatorio. Esto redundará, sin lugar a duda, en una mayor seguridad jurídica en el tráfico económico y, por consiguiente, en un mayor valor de las patentes en vigor.

5) La apuesta que establece la nueva ley por conceder sólo patentes fuertes hace que el proceso sea mucho más riguroso. El recibir un asesoramiento especializado, no sólo en el proceso de la patente, si no en el mismo sector al que se dirige, se traducirá en poder tener una mayor ratio de éxito y, sobre todo, en poder aprovechar mejor los derechos que puede conferir esta figura.

Es por ello que prevemos un proceso de concentración natural en el sector der la Propiedad Industrial, ya que sólo aquellos que cuenten con equipos amplios y especializados, que reúnan estas condiciones antes comentadas, podrán de verdad dar un servicio adecuado.     


Francisco Javier Sáez, socio responsable del Área de Innovación.

1) Sin duda, la introducción del examen de patentabilidad obligatorio. En el sistema de nuestra anterior Ley 11/86, ya caducada, uno de los puntos que más controversia ocasionaba era el llamado sistema de concesión opcional o “a la carta”, según el cual el solicitante podía escoger entre el procedimiento tradicional de concesión, en la cual la patente se concedía siempre, independientemente de si el Informe sobre el Estado de la Técnica resultaba positivo o negativo, o bien el procedimiento con examen previo, en el que un examinador de la OEPM evaluaba la solicitud desde el punto de vista sustantivo, y la patente sólo se concedía si consideraba que la invención reivindicada cumplía los requisitos legales de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Sin embargo este sistema nunca llegó a tener éxito, ya que sólo un 8% de las solicitudes se llegaron a tramitar por la vía del examen previo, lo que implica que los restantes títulos concedidos bajo la anterior Ley (el 92%) han sido concedidos incluso aunque la invención reivindicada careciera de manera evidente de novedad o de actividad inventiva. Eso trasladaba a la sociedad un número de patentes de dudosa validez legal, que posiblemente nunca debieran haber sido concedidas.

2) Más que en la Ley, en su Reglamento de ejecución hubiera sido bienvenido un remedio para omisiones de actuación no intencionales por parte del solicitante del tipo que en el Convenio de la Patente Europea se conoce como “further processing”, según el cual muchas omisiones de actuación por parte del solicitante pueden ser restablecidas simplemente mediante el pago de una determinada tasa, tras una comunicación de la Oficina de Patentes poniendo de relieve que tal omisión ha existido, y dándole un plazo para completar el acto omitido acompañando dicha tasa. En la actual Ley y su Reglamento, si el solicitante omite, por el motivo que sea, realizar una determinada actuación ante la OEPM (tal como por ejemplo solicitar el examen o responder a una comunicación del examinador durante la fase de examen), la solicitud se considerará abandonada, y la única vía posible para intentar restablecer la tramitación de la solicitud sería presentar un recurso de alzada, aunque con pocas posibilidades de éxito.

3) Sí, sin duda la nueva Ley y su examen obligatorio contribuirá a que las patentes que se concedan por parte de la OEPM tengan una mayor presunción de validez y que por tanto podrán ser consideradas un activo (inmaterial) de su propietario, ya sea empresa o persona física, con unas mayores garantías de que se trata de activos con un valor cierto y tangible, y con menores dudas en cuanto a su validez legal que las que tenían las patentes concedidas por el procedimiento sin examen de nuestra anterior Ley. Ello contribuirá también a que tales patentes puedan ser transmitidas, licenciadas o negociadas con mayores garantías de que se está negociando un valor cierto y tangible, y no con “humo”. Además, la nueva Ley también debería contribuir a una menor carga para los tribunales que tenían que ver las acciones de nulidad contra las patentes sin examen de la anterior Ley.

4) Creemos que las patentes que se concedan según la nueva Ley deberán tener en la sociedad el reconocimiento que corresponde a unos títulos concedidos por el Estado y que han sido concedidos tras un estudio riguroso de que cumplen los requisitos legales de patentabilidad. Eso debería eliminar a los actuales “vendedores de humo” que se dedican a vender patentes con una validez legal más que dudosa, lo cual ha contribuido en gran medida a un cierto desprestigio de las patentes españolas, frente a otras que desde siempre han sido concedidas tras un examen riguroso de los requisitos sustantivos de patentabilidad, como son las patentes europeas. A partir de ahora, una patente española concedida, además de ser un activo inmaterial, debería ser un fiel reflejo de la actividad en I+D del solicitante, ya sea empresa o particular, lo que debería potenciar la I+D y el reconocimiento de las patentes españolas en la sociedad en general.

5) Desde luego será necesaria una cierta concienciación hacia los solicitantes de que los costes asociados a la tramitación de una patente con la actual Ley serán superiores a los de la anterior Ley cuando se seguía el procedimiento general de concesión, sobre todo en el momento de la presentación de la solicitud, en el que habrá que pagar la tasa del IET, relativamente cara, lo que antes no era necesario en ese momento, así como durante la fase de examen. Sin embargo, una vez explicadas las ventajas al solicitante, creemos que comprenderá los motivos y entenderá que ese mayor coste va a redundar en una mayor calidad de su patente, por lo que no prevemos que dicho encarecimiento tenga que tener consecuencias negativas sustanciales para los despachos. En todo caso, tal vez veamos una reducción del número de solicitudes presentadas por el “inventor de a pie”, que incluso posiblemente deriven, a partir de ahora, hacia los modelos de utilidad, con lo que la carga neta de trabajo posiblemente no disminuya.


Axel Pérez Pascual, agente de Patente Europea e IP Advisor de Isern Patentes y Marcas.

1) Desde nuestro punto de vista, la principal mejora que introduce la nueva Ley de Patentes es el hecho de que en el procedimiento de solicitud de patente se incluye el examen de fondo con carácter obligatorio. En dicho examen, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) evalúa si las solicitudes de patente cumplen con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad industrial y aplicación industrial) y en función del resultado decide si se concede o no la solicitud.

En consecuencia, a diferencia de la antigua Ley, en la que se podía obtener la concesión de una patente sin la necesidad de solicitar el examen de fondo, con la nueva Ley, toda patente concedida habrá superado un examen de fondo por lo que se dota al procedimiento de patentes de mayor rigor y seguridad jurídica

2) Una posible mejora de la nueva Ley sería el hecho de introducir la opción de solicitar un informe sobre el Estado de la técnica durante el procedimiento de solicitud de modelo de utilidad.

Es cierto que con la nueva Ley se establece como requisito previo al ejercicio de cualquier acción legal en defensa de los derechos derivados de un modelo de utilidad, haber obtenido o solicitado previamente el Informe sobre el Estado de la Técnica de la invención objeto de dicho registro. Sin embargo, tal opción queda sometida a una previa concesión de la solicitud de modelo de utilidad.

Teniendo en cuenta que, con la nueva Ley, se amplía, en relación a la antigua Ley, el estado de la técnica definido por un modelo de utilidad a todo aquello que ha sido divulgado en España y/o en el extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud del mismo, endureciéndose así el requisito de novedad, podría ser interesante para algunos solicitantes obtener un Informe sobre el Estado de la Técnica, con anterioridad a la concesión de dicha solicitud de modelo de utilidad, para poder evaluar así la fortaleza de su invención y la estrategia más adecuada a seguir (concesión o retirada de la solicitud).

3) La nueva Ley de Patentes se adecúa y da respuesta en gran medida a las necesidades actuales puesto que construye un sistema de patentes español al nivel de los estados más industrializados y desarrollados, apoyando la innovación en la empresa así como su internacionalización y ofreciendo también una mayor seguridad jurídica.

La globalización es un fenómeno que está afectando a todos los ámbitos y dentro del ámbito del Derecho, el Derecho de Patentes es su principal exponente, puesto que los procedimientos de solicitud de patentes y las normas básicas son muy similares en la mayoría de estados desarrollados. Pues bien, siendo la globalización una necesidad actual, finalmente, la nueva Ley de Patentes ha sabido adaptarse introduciendo un sistema y procedimiento con los mismos cimientos que los que se utilizan en los estados más industrializados y desarrollados.

4) La nueva Ley de Patentes potencia, sin duda alguna, un I+D de calidad puesto que ahora sólo serán patentables aquellas invenciones que hayan superado un examen de fondo de patentabilidad. De esta manera, la nueva Ley intenta evitar la existencia de las patentes débiles (patentes que se concedían con la antigua Ley y que tenían un pésimo Informe sobre el Estado de la Técnica) cuya única finalidad era engrosar la cartera de propiedad industrial de sus titulares.

Corolario de este endurecimiento es el hecho de que se reconoce y se respeta el valor y la importancia de los títulos de propiedad industrial, recogiéndose, como prueba de ello, una exhaustiva normativa, para el caso de invenciones laborales, sobre el deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado y la sustitución de la presunción iuris et de iure de la antigua Ley, con la que se permitía al empresario reclamar la titularidad de una solicitud de patente dentro del año posterior a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que las invenciones se han desarrollado durante la vigencia de la relación laboral.

5) Desde nuestro punto de vista, la nueva Ley de Patentes poco afectará al funcionamiento de los despachos especializados en propiedad industrial debido a un encarecimiento del procedimiento de concesión puesto que, aunque es cierto que se introduce una etapa más con carácter obligatorio, como es el examen de fondo de la solicitud de patente, que, a priori, puede parecer que aumenta los gastos asociados al mencionado procedimiento, no es menos cierto que la nueva Ley también establece una reducción de un 50% en el importe de ciertas tasas.

En concreto, la nueva Ley, con la intención de no olvidarse de los difíciles inicios a los que ha de hacer frente cualquier emprendedor, establece una reducción de un 50% en el importe de las tasas de solicitud, anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de patentes nacionales, de petición de Informe sobre el Estado de la Técnica y de examen de fondo, a los emprendedores que teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME) acrediten tal situación.


Patricia Ramos, directora del Área de Patentes de PONS IP.

1) Es una Ley que aúna normativa aplicable dispersa y la adapta a un contexto actual y al ámbito internacional, y eso es una buena noticia. Los cambios con respecto al procedimiento de concesión con Examen provocará que haya títulos de patente más sólidos, fuertes, y que se conceda solo aquello que cumpla los requisitos de patentabilidad ofreciendo mayor seguridad jurídica para los usuarios del sistema de patentes. Además, se minimiza la carga en los tribunales sobre nulidades de patentes que se concedían sin estos requerimientos mínimos.

También el modelo de utilidad se refuerza con estas Ley y se amplía su ámbito de protección, siendo una buena alternativa para la protección el registro de algunas invenciones.

2) Respetando los cambios aplicados, en PONS IP echamos de menos una mayor adaptación a las peculiaridades de nuestros solicitantes nacionales, que a diferencia de otros países del entorno, no son solo empresas. Particulares, Universidades y centros públicos de investigación solicitan el 50% de las patentes en nuestro país. Para ellos especialmente, el cambio en el que las tasas pasan a tener que abonarse y en el caso de Universidades, la pérdida de la exención del pago de estas no ha sentado del todo bien. Consideramos que previsiblemente optarán por otros modelos de protección o estrategia si no ven incrementadas sus partidas presupuestarias para este fin. En el caso de los particulares, el modelo de utilidad puede ser una alternativa clara.

3) España necesita más innovación. Teniendo en cuenta que uno de los indicadores del desarrollo tecnológico e innovador de un país es el número de patentes solicitadas en él, lo fundamental no es tanto la Ley en sí misma como fomentar de forma efectiva esa innovación y contar con una estrategia de posicionamiento en el mercado a largo plazo, porque logrando esa premisa las patentes vendrán de la mano sea cual sea la legislación de patentes que se encuentre en ese momento en vigor.

4) Creo que la Ley solo da las bases para que el trámite de patentes se haga de una forma reglada sin embargo, no se le puede pedir a un legislador que con los cambios del proceso y algunas aclaraciones del mismo, se potencie la innovación en un país y que se conciencie de la importancia de la protección de la tecnología por registros de propiedad industrial. La Ley ha cambiado aunque los cimientos son los mismos, el proceso se encarece porque se vuelve más exhaustivo y porque se adelantan los pagos de algunas tasas, dilatados con la Ley anterior a otro momento del trámite. Si el motivo fuera ese, entendería la polémica, pasaríamos a pagar más por un título de propiedad que nos parecía muy interesante, sin embargo, hasta el 1 de abril de 2017 España no estaba precisamente a la cabeza de los más innovadores por su gran número de solicitudes de patente por lo que esa Ley anterior, mucho más laxa en el trámite, no era el problema principal.

5) No considero que a partir de ahora vaya a haber más solicitudes de patente en España, ni que la nueva Ley en vigor lo facilite. Lo interesante sería que empezáramos a creer en el sistema y a potenciar la innovación desde todas las instituciones. En el caso de solicitudes de patente nacional, cabe la posibilidad de que se pueda reducir la carga de trabajo de agencias o despachos especializado en propiedad industrial. En todo caso, ya no había un marco cómodo en lo referente al número de estas solicitudes desde el comienzo de la crisis, por lo que hemos tenido que adaptarnos a otros mercados y otras formas de ver la propiedad industrial de forma más transversal e integrada. En el caso de PONS IP, decidimos reforzar nuestro posicionamiento internacional al tiempo que hemos apostado por ofrecer servicios avanzados en el área de consultoría legal y transferencia de tecnología para empresas innovadoras a nivel global que es hacia donde creemos que tenderá el futuro de firmas especializadas como la nuestra.



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