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Propiedad Industrial

Una marca de calzado que lleva dos bandas paralelas puede originar confusión con la marca Adidas

Las marcas solicitadas pueden ocasionar riesgo de aprovechamiento indebido de la marca anterior de adidas que representa tres bandas paralelas sobre un zapato.


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En 2009 y 2011, la sociedad belga Shoe Branding Europe solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de dos marcas de la Unión, una para calzado y otra para calzado de seguridad y protección. 

Mediante resoluciones de 2015 y 2016 la EUIPO estimó las oposiciones de adidas y denegó el registro de las dos marcas solicitadas por Shoe Branding Europe.

En particular, la EUIPO consideró que, teniendo en cuenta una cierta similitud entre las marcas en conflicto, la identidad o la similitud de los productos designados por ellas y la elevada notoriedad de la marca anterior de adidas, existía un riesgo de que el público pertinente estableciera un vínculo entre las marcas en conflicto, y de que el uso de las marcas solicitadas se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca de adidas, sin que existiera justa causa que, en este caso concreto, justificara este uso.

En sus sentencias dictadas hoy (T 85/16 y T 629/16), el Tribunal General de la Unión Europea desestima los recursos que Shoe Branding Europe interpuso contra esas dos resoluciones de la EUIPO y confirma éstas.

Según el Tribunal General, la EUIPO no cometió ningún error de apreciación al estimar, en particular, (i) que era probable que el uso de las marcas solicitadas se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca de adidas y (ii) que Shoe Branding Europe no había demostrado la existencia de justa causa para usar las marcas solicitadas.

En lo que se refiere a la marca solicitada por Shoe Branding Europe en 2009 para calzado, debe recordarse que el Tribunal General se pronuncia a este respecto por segunda vez. En efecto, mediante sentencia de 21 de mayo de 2015, el Tribunal General había anulado una resolución anterior de la EUIPO que, erróneamente, había concluido que no existía ninguna similitud entre las marcas en conflicto. Esta sentencia del Tribunal General fue confirmada por el Tribunal de Justicia mediante auto de 17 de febrero de 2016 (para más detalles, véase el CP n.º 17/16).

La abogada de PONS IP, Alicia Salinas, afirma que "esta sentencia viene a demostrar la elevada protección que se concede a las marcas renombradas". En su opinión, "signos que, aunque en un principio no tengan un carácter distintivo muy elevado, pueden llegar a obtener una protección más férrea, ganada gracias a su uso intensivo en el mercado. Esta sentencia reconoce el esfuerzo realizado por la empresa Adidas, posicionando sus tres bandas en los eventos deportivos más importantes y patrocinando a los mejores deportistas del mundo. Este conocimiento provoca que existan otros fabricantes que lleguen para intentar aprovecharse de esta reputación, incluyendo signos en sus productos que seguramente no son fruto de la casualidad, sino que crean un vínculo con la marca renombrada anterior. Precisamente en este sentido es cómo la ley protege a los titulares de marcas renombradas, tratando de proteger a los titulares legítimos de marcas renombradas de posibles aprovechamientos indebidos injustificados por parte de terceros”.







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